Informe sobre Expediente de Relevancia Jurídica N° 00105-2017-0-1801-JR-CA-25, E- 2794, proceso contencioso administrativo contra Indecopi, a efectos que se declare la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, la cual denegó el registro de marca de producto FAMSUN por confundirse con la marca SAMSUNG

Abstract

La empresa Muyang CO, Ltd. (China) presentó su solicitud de registro de la marca constituida por el signo FAMSUN , el cual busca distinguir productos de la Clase 7 de la Clasificación Internacional. No obstante, tanto en primera como en segunda instancia administrativa, denegaron dicho registro, pues infringía el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 – Régimen Común sobre Propiedad Industrial; es decir que, se consideraba que el signo generaba un riesgo de confusión indirecta, ya que el signo “FAMSUN” puede provocar que el consumidor piense que este signo, constituye una variación de las marcas registradas SAMSUNG (Certificado N° 2747) y SAMSUNG (Certificado N° 131911), por lo que no pueden existir ambos signos en el mercado. Posteriormente, Muyang CO, Ltd. (China) impugnó la Resolución N° 3467-2016/TPIINDECOPI de fecha 15 de setiembre de 2016, la cual agotó la vía administrativa en el procedimiento administrativo antes mencionado. Luego de ello, en primera instancia judicial, se declaró INFUNDADA la demanda, debido a que no era posible la coexistencia pacífica entre el signo solicitado y las marcas registradas. Sin embargo, la segunda instancia judicial revocó la sentencia de primera instancia; y, la reformó, declarando FUNDADA la demanda y NULA la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, puesto que, ambos signos buscan diferenciar algunos productos similares de la misma clase; y del análisis integral de ellos, es posible concluir que no existe riesgo de confusión, pues existen diferencias a nivel fonético y gráfico existentes, así como al tipo de consumidor al que van dirigidos los productos. En consecuencia, pueden coexistir de manera pacífica en el mercado. Ante dicha decisión judicial, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI interpuso un recurso de casación, el cual la Corte Suprema declaró IMPROCEDENTE, al considerar que la entidad recurrente efectúe una revaloración del signo solicitante, lo que se contrapone con la finalidad del recurso de casación. La principal controversia respecto del presente expediente consiste en haber insertado como punto de análisis, el criterio del consumidor selectivo, por parte de la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, previa consulta de Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es así que, en aplicación a dicho criterio, la segunda instancia judicial declaró la nulidad de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI y ordenó a Indecopi a inscribir el registro del signo FAMSUN a favor de Muyang CO, Ltd. (China). Entonces, para efectos del presente informe, es necesario analizar los siguientes puntos: i) determinar la validez de la Resolución N° 3467-2016/TPI-INDECOPI, la cual denegó el registro del signo FAMSUN a favor de la empresa Muyang CO, Ltd. (China) y, por ende, si correspondía o no denegar el signo solicitado; y, ii) analizarla introducción de los factores del consumidor selectivo y especializado, los cuales son nuevos para el Derecho de Marcas, al realizar la comparación de signos y su riesgo de confusión, utilizado en la Resolución N° 21 emitido por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado.