PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 
 
   LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE MARCAS 
POR NOTORIEDAD Y SU IMPLANTACIÓN EN EL ORDENAMIENTO 
PERUANO 
 
TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAGÍSTER EN 
DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE LA COMPETENCIA 
 
 
AUTOR 
 
Diego Bedón Salvador 
 
 
ASESOR: 
 
Juan Pablo Schiantarelli González 
 
 
 
 
 
 
Junio, 2018 
 
 
 
 i 
Resumen 
En la Decisión 486 de la Comunidad Andina existe un apartado relacionado con las 
acciones de cancelación de registros; sin embargo, en dicha normativa se encuentra un 
artículo concerniente a la acción de cancelación por notoriedad, figura que no ha sido muy 
utilizada en los últimos años en los procedimientos de propiedad intelectual en la 
legislación peruana. El artículo 235 de la Decisión 486 faculta a los titulares de marcas 
para que interpongan la acción de cancelación de registros similares o idénticos que 
fueron solicitados y otorgados cuando sus marcas gozaban de la calidad de notoriamente 
conocidas, indicando expresamente que dicha figura será aplicable siempre y cuando la 
norma nacional lo disponga. Cabe señalar que, si bien ello se encontraba legislado en el 
derogado Decreto Legislativo 823, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 
1075, que aprobaba disposiciones complementarias a la Decisión 486, dicha ley no 
regulaba la cancelación por notoriedad. En el presente trabajo de investigación se 
desarrollarán los aspectos relacionados a dicho tipo de cancelación, comenzando con 
conceptos como la notoriedad de las marcas, la protección de éstas, así como 
comparaciones con la acción de nulidad y una mirada a la legislación nacional e 
internacional aplicable. En nuestra opinión dicha cancelación sí cuenta con fundamentos 
fácticos que justifican su regreso al ordenamiento nacional, por lo que esta tesis buscará 
mostrar las razones por las cuales resulta conveniente la aplicación de la cancelación por 
notoriedad en la realidad peruana. Finalmente, se brindará una propuesta normativa con 
el fin de que dicha forma de cancelación de registros de marcas pueda volver a ser 
interpuesta por titulares de registros marcarios, conforme lo señala la Decisión 486. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ii 
Agradecimientos 
Terminar este trabajo de investigación no hubiese sido posible sin el apoyo y soporte de 
mi familia. 
Agradezco a los profesores de la maestría, y en especial a mi asesor, quien con paciencia 
me aconsejó y encausó esta tesis con sus conocimientos. 
Agradezco también a mis colegas del trabajo, quienes gracias a su apoyo técnico y moral 
me permitieron permanecer con dedicación y empeño, y a todos quienes contribuyeron 
con un grano de arena para poder finalizar esta anhelada meta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 iii 
ÍNDICE 
      Pág. 
Hoja de respeto  
Carátula                                                                                                                               i 
Resumen  ii 
Agradecimientos                                                                                                                 iii 
Índice                                                                                                                                  iv 
Lista de Tabla                                                                                                                     vi 
Introducción                                                                                                                        1 
 
CAPÍTULO I 
LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA        4 
 
1.1.   El concepto de marca notoria         4  
1.2. La marca notoria y renombrada        5 
1.3.   La notoriedad en la normativa internacional y nacional     6 
1.4.   La protección especial de la marca notoriamente conocida     9 
1.5.   Los Principios de Inscripción Registral y de Especialidad con relación a las  
  marcas notoriamente conocidas       16   
(i) El Sistema Declarativo        17 
(ii) El Sistema Atributivo y el Principio de Inscripción Registral   18                                                                
(iii) El Sistema Mixto         19   
(iv) El Principio de Especialidad       19                   
1.6.  El Precedente de Observancia Obligatoria para determinar la calidad de  
 notoriamente conocida en las marcas       23
               
CAPÍTULO II 
LA ACCIÓN DE NULIDAD EN BASE A MARCAS NOTORIAS 27 
 
 iv 
2.1.  La acción de nulidad         27 
2.2. La nulidad absoluta y relativa de los registros marcarios    30 
2.3. La nulidad de un registro en base a una marca notoria    35 
2.4. Los efectos de la nulidad        38 
2.5. La Prescripción de la acción de nulidad con base en marcas notoriamente 
conocidas          40 
2.6. La Decisión 486, el ADPIC y el Convenio de la Unión de París (CUP)  42 
2.7. El conflicto entre el artículo 6bis del CUP y la Decisión 486    45 
2.8. Interpretación del artículo 6bis del CUP      50 
 
CAPÍTULO III 
LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD 54 
 
3.1.   La legislación aplicable en el procedimiento de cancelación por notoriedad 54 
3.2.   Jurisprudencia nacional e internacional pertinente     55 
3.3.   Efectos de la declaración de cancelación por notoriedad    59 
3.4. La prescripción en las acciones de cancelación por notoriedad   60 
3.5. Similitudes y diferencias entre la acción de cancelación por notoriedad y 
la acción de nulidad en base a una marca notoriamente conocida  62                     
3.6.   Propuesta normativa para la implementación de la cancelación por notoriedad  
  en el Decreto Legislativo 1075        66   
(I) La normativa propuesta       66 
(II) La fórmula Legal        67 
(III) Exposición de motivos        68 
(IV) Los efectos de la implantación normativa en la legislación peruana  70          
Conclusiones           71 
Referencias bibliográficas         73 
 
 
 
 
 v 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 1 -   Diferencias entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad 
                    Andina respecto de las acciones de nulidad 28                     
                                              
 vi 
 
Introducción 
Las empresas buscan difundir sus marcas, de tal forma que éstas queden grabadas en la 
mente de los consumidores, logrando que éstos puedan relacionar dichos signos a 
determinados productos y servicios, lo cual les permite generar mayores ingresos. En ese 
sentido, el signo distintivo se vuelve un activo muy importante en las relaciones 
económicas. 
La importancia de las marcas en la sociedad y el mercado determinan su gran valor, y en 
base a ello, el ordenamiento trata de velar por su protección; sin embargo, estos registros 
son susceptibles de ser cuestionados por terceros, en acciones de nulidad y cancelación, 
e incluso de oficio, en caso de prohibiciones absolutas, por el propio órgano 
administrativo, en donde se debe analizar a las marcas y determinar si éstas cumplen con 
su fin esencial, el distinguir un origen empresarial. 
Una figura jurídica como la acción de cancelación de la marca registrada nos remite a 
diversos supuestos, establecidos por los ordenamientos de los Países Miembros de la 
Comunidad Andina, siendo el más común aquel que señala que la falta de uso de una 
marca faculta a un tercero para que interponga dicha acción contra un registro.  
Asimismo, la legislación andina dispone de una particular acción de cancelación en el 
artículo 235 contenido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual otorga a un 
tercero la facultad de poder solicitar la cancelación de un registro marcario que resultase 
semejante o idéntico a marcas que tenían la calidad de notoriamente conocidas en el 
momento en que fue solicitado el registro de la marca objeto de cuestionamiento. Cabe 
precisar que dicho artículo requiere que los Países Miembros dispongan dicha 
cancelación en su ordenamiento para su efectiva aplicación. 
Corresponde precisar que si bien el Decreto Legislativo N° 1075 no contempla la figura de 
la cancelación de registro por existir una marca notoriamente conocida, ello sí se 
encontraba regulado en una norma derogada actualmente, esto es, el artículo 172 del 
Decreto Legislativo N° 823.  
 - 1 - 
En ese sentido, nuestra hipótesis principal consiste en dilucidar si la cancelación por 
notoriedad, incluida en el artículo 235 de la Decisión 486, resulta necesaria en el 
ordenamiento peruano y las consecuencias de su aplicación.  
Dicha hipótesis principal se divide en dos hipótesis secundarias, que son las siguientes: 
a) La figura de la acción de cancelación por notoriedad debe ser implementada en el 
Decreto Legislativo 1075. 
b) Las acciones de nulidad de un registro y la cancelación de éste por notoriedad 
presentan una distinta naturaleza y efectos, lo cual determina la independencia de 
cada una de éstas. 
Con el objetivo de poder demostrar la importancia de la acción de cancelación notoriedad, 
el presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en tres capítulos 
conformados de la siguiente manera: 
Capítulo I: La notoriedad de una marca. 
Este capítulo explicará puntos básicos y primordiales sobre la marca notoria, su definición, 
características y posturas doctrinales; y, en consecuencia, poder demostrar su relevancia 
en el ordenamiento jurídico. Además, se brindará una mirada a la jurisprudencia nacional 
e internacional y la forma en como ésta ha interpretado dicha figura jurídica, toda vez que 
debido a su particular naturaleza posee una protección especial. 
Capítulo II: La acción de nulidad en base a marcas notorias. 
En este apartado nos adentraremos en la figura de la acción de nulidad, la cual resulta 
similar a la cancelación. Se definirán sus características y su razón de ser, además de los 
tipos de nulidades que se pueden interponer. 
Asimismo, se detallará lo señalado por el Convenio de la Unión de París en su artículo 
6bis respecto a dicha figura jurídica y su relación con las marcas notoriamente conocidas, 
explicando el hecho de que la aplicación de dicha norma podría causar un posible 
conflicto con lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Con relación a 
ello, se presentará una interpretación que buscará armonizar tanto el acuerdo 
internacional como la normativa andina. 
Capítulo III: La acción de cancelación por notoriedad. 
 - 2 - 
Finalmente, en el presente capítulo se hablará acerca de la acción de cancelación en 
base a marcas notoriamente conocidas, recurriendo a la jurisprudencia y la legislación 
andina que la tipifica y explicando las razones por las cuales el legislador peruano decidió 
removerla del ordenamiento nacional. Finalmente, se brindará una propuesta normativa 
que, fundamentada en un análisis de costo-beneficio, promoverá la modificatoria del 
Decreto Legislativo N° 1075, con el fin de que se pueda agregar a éste la acción de 
cancelación por notoriedad.  
En ese sentido, la presente tesis buscará demostrar que, debido a la naturaleza y efectos 
de la cancelación por notoriedad y al hecho de que ésta se encuentra regulada en el 
ordenamiento jurídico andino como una forma de protección de las marcas notoriamente 
conocidas, dicha figura debería volver a formar parte del abanico de procedimientos 
contenciosos que pueden verse en el órgano administrativo de Propiedad Intelectual del 
Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 3 - 
 
 
Capítulo I 
LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA 
1.1.    El concepto de una marca notoria 
La marca, al ser el actor fundamental en la Propiedad Intelectual, es velada por la 
legislación de la mayoría de países. Según Gamboa, la marca se encuentra protegida en 
virtud de los Principios de Territorialidad, Inscripción Registral y Especialidad, que señalan 
que los derechos que el registro confiere sólo serán reconocidos en el territorio nacional, 
habiendo sido otorgados por la Autoridad Nacional respecto de determinados productos o 
servicios, respectivamente (2006: 1). Resulta obligatorio señalar la gran importancia de 
las marcas y el rol que cumplen en el mercado, pues su valor intrínseco es el principal 
activo de una empresa, su reputación e imagen ante la sociedad, debido a que las marcas 
indican un determinado origen empresarial. 
Cabanellas define al término notorio como: “Público y de todos sabido” (2002: 215). 
El concepto de la marca notoria en el Derecho de la Propiedad Intelectual refiere a aquella 
marca que es ampliamente conocida, debido a su alta reputación con relación a los 
productos y/o servicios que identifica. En ese sentido, como anota Monteagudo: “La 
notoriedad de una marca en el tráfico supone un implantación y efectivo conocimiento 
entre el público destinatario” (1995: 38). La marca debe ser objeto de una explotación 
intensiva en el mercado, siendo difundida a través de diversa publicidad que le otorgue un 
gran reconocimiento por parte del público. Se da una gran relevancia al conocimiento de 
la marca notoria, pues, según Otamendi, el llegar a dicha categoría o posición supone una 
escala de aceptación por parte de los agentes en el mercado, que resulta fruto de la 
acogida que ha tenido el producto o servicio identificados por la marca (2010: 393). En 
ese sentido, dicha marca cuenta con una gran propagación y, en consecuencia, ha 
conseguido ser reconocida tanto por las empresas que compiten en el mercado, como por 
los consumidores. Es de la misma opinión Otero Lastres, quien señala que estas marcas se 
distinguen por poseer un alto rango de difusión en el mercado, configurándose un signo que 
sugiere el origen empresarial de los productos o servicios (1996: 243). 
 - 4 - 
Según Pachón y Sánchez, la marca notoria supone la existencia de dos tipos de marcas: 
las que se pueden calificar como notorias y las que no cuentan con ese atributo (1995: 
240). 
En ese sentido, corresponde señalar la existencia de la marca renombrada, la cual resulta 
una extensión de la marca notoria, pues según la Oficina Española de Patentes y Marcas 
en la exposición de motivos de la Ley de marcas, dichas figuras cuentan con diferencias 
en base a la naturaleza de éstas, debido a que la marca renombrada es conocida por el 
público en general, mientras que aquellas marcas que tienen la característica de ser 
notorias, poseen dicha calidad en razón al prestigio que llegan a alcanzar en un ámbito o 
sector determinado de consumidores a los cuales están orientados los productos o 
servicios que distingue la marca registrada.  
Según Massaguer: “La marca renombrada es una marca notoria, pero no a la inversa; de 
ahí que la marca renombrada pueda protegerse acudiendo a las disposiciones previstas 
para la marca notoria, pero a ésta no le será dable hacer lo propio con los preceptos que 
procuraran la inmunidad del signo renombrado” (1994: 18). 
 
1.2    La marca notoria y renombrada 
De lo expuesto, se advierte la diferenciación entre la marca notoria, que es conocida en 
un sector específico y la marca renombrada que es identificada ante el público 
consumidor, pues ésta, como anota Pacón, cuenta con el reconocimiento por parte de 
diversos sectores de consumidores en el comercio (1993: 323). La marca renombrada 
rompe los límites de los productos o servicios que distingue, pues será reconocida por un 
público general.  
Al respecto, según Monteagudo: “La marca renombrada es definida como un signo que 
reúne una alta cuota de prestigio, lo que le permite condensar el presupuesto y el 
fundamento de tutela capaz de superar los límites del Principio de Especialidad” (1995: 
48). 
Asimismo, la capacidad de atraer demanda en este tipo de marca no se extingue 
únicamente respecto de aquellos productos y servicios que distingue, debido a la 
reputación por la que está constituida, pues ésta puede ser trasladada a otros productos o 
servicios diferentes.  
 - 5 - 
Monteagudo propone una perspectiva interesante a dicha capacidad de transferencia de 
la reputación y la manera en la cual se eleva el alto valor con el que cuenta una marca de 
dichas características. 
El renombre se transforma en un bien se convierte en un bien que será capaz de 
ser explotado tanto económica como autónomamente, esto es, más allá de su 
relación primaria con las prestaciones originales, a través de diversos 
procedimientos. Para el titular de la marca esta cualidad se traduce en la 
posibilidad de ampliar su gama de productos o servicios, recurriendo a la marca 
renombrada como instrumento de identificación; o de rentabilizar la tenencia de 
este bien, autorizando a terceros la utilización de la marca. Esta misma aptitud de 
la marca renombrada, provoca también el interés de los terceros en la apropiación, 
aun sin la anuencia y contra los deseos del titular, de ese bien económico; y ello, 
porque el uso de la marca renombrada con relación a productos o servicios 
distintos facilita y promueve el éxito comercial de las prestaciones a las que se 
aplica (Monteagudo 1995: 87). 
Por ello, si el grado o nivel de reconocimiento, con el que cuenta la marca, no se extiende 
más allá respecto de los productos y/o servicios identificados por ésta y surge un tercero 
que quiere registrar una marca que podría generar un riesgo de confusión con la marca 
notoria, aunque dicho registro busque identificar productos y/o servicios que no mantienen 
ninguna vinculación, no se podría argumentar que éste se busque aprovechar de la 
reputación de la marca notoria o el detrimento del valor publicitario o comercial de ésta, 
debido a que no tendría ninguna clase de prestigio o reputación por parte de 
consumidores en el sector de dichos productos y/o servicios del signo que se busca 
solicitar. 
 
1.3.    La notoriedad en la normativa internacional y nacional 
Sobre este punto, cabe señalar que el actual régimen comunitario andino de propiedad 
intelectual establecido en la Decisión 486 no establece una diferencia respecto de la 
marca notoria y la marca renombrada, tal como ha sido señalado por el Tribunal Andino 
en diversas Interpretaciones Prejudiciales, tales como los Procesos 108-IP-2006 y el 31-
IP-2013, en las cuales si bien manifestó que no se consagraba una distinción entre esas 
dos figuras, la marca renombrada merecía ser protegida más allá del Principio de 
Especialidad y contra los riesgos de dilución y de uso parasitario, lo cual incluso ha sido 
 - 6 - 
recogido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en 
el Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas 
establecido mediante Resolución No. 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de noviembre 
de 2009. 
El Convenio de la Unión de París recoge el concepto de marca notoriamente conocida en 
el primer punto de su artículo 6bis, al indicar lo siguiente: 
Artículo 6 bis  
Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir 
el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, 
imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la 
autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente 
conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del 
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo 
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca 
notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta 
(1883: digital). 
Asimismo, la Decisión 85 de la Comunidad Andina estipulaba lo siguiente:  
Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas:  
(…) g) las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en 
el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares.  
Posteriormente, la Decisión 344 se manifestó sobre la marca notoriamente conocida en 
sus artículos 83 y 84 ampliando conceptos sobre la extensión del conocimiento del público 
consumidor, el uso de dicha marca, su intensidad y difusión, así como un análisis con 
relación a la naturaleza de los productos que distingue. Cabe señalar que tanto la 
Decisión 85, como la Decisión 344 no se encuentran vigentes y en la actualidad se aplica 
la Decisión 486. 
La Decisión anteriormente señalada define a la marca notoriamente conocida en su 
artículo 224 como el signo que ha sido declarado como tal en cualquier País Miembro de 
la Comunidad Andina por el sector correspondiente, sin importar la forma en que éste fue 
conocido.  
 - 7 - 
Acreditar a una marca con la calidad de notoriamente conocida requiere de diversas 
etapas, pues se deben evaluar los productos o servicios determinados, el porcentaje o 
proporción del público que identifica a la marca y el entorno de protección de esta marca 
notoria. Respecto de la marca renombrada, debido a su naturaleza, es más sencillo 
acreditar su calidad porque debido a su alto conocimiento por parte del público las 
pruebas son extensas. 
En la Decisión 486, específicamente en el artículo 228, se establecen las pautas o 
criterios que serán evaluados por el ente administrativo en la Propiedad Intelectual al 
momento de analizar y determinar la notoriedad de una marca1. Asimismo, el Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 28-IP-96, determinó que 
no se podía atribuir la calidad de notoria a una marca con la simple afirmación del titular 
de ésta ni del público consumidor de forma aislada, pues ello debía evaluarse en base a 
medios probatorios que resultasen suficientes a fin de acreditar ante la autoridad 
administrativa dicha característica respecto de una marca. 
Asimismo, en la Interpretación Prejudicial 8-IP-98, el Tribunal señaló que aquella persona 
que busca acreditar la calidad de notoria a una marca en procedimientos de registro de 
marca, deberá demostrar o acreditar ello, por lo que la carga de la prueba recaerá en 
dicha persona. 
                                                          
1 El artículo 228 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 
Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre 
otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente 
dentro de cualquier País Miembro;  
b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País 
Miembro  
c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País 
Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los 
productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;  
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, 
productos o servicios a los que se aplique;  
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad 
se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la 
protección; 
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo 
empresarial; 
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en 
determinado territorio; o, 
i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del 
signo en el País Miembro en que se busca protección; 
j) los aspectos del comercio internacional; o,  
k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País 
Miembro o en el extranjero. 
 - 8 - 
En ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI 
en el Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas, ha 
determinado que en el procedimiento administrativo, las partes cuentan con la facultad de 
presentar diversos medios probatorios (Certificados de registro en el extranjero, estudios 
de evaluación de mercado, facturas, boletas, inventarios de productos, publicidad, 
encuestas y sondeos, así como documentos que demuestren inversiones para la 
publicidad de la marca) con el fin de demostrar la calidad de notoria respecto de una 
marca.  
Cabe señalar que, conforme avanzan los tiempos, surgen nuevos medios probatorios 
producto de los avances de la tecnología tales como grabaciones de video o 
publicaciones en diversas redes sociales (Facebook o Instagram), entre otras, que 
permiten demostrar el reconocimiento o apreciación por parte de los consumidores 
respecto de una marca y la fidelidad y atractivo que representa dicho signo distintivo, por 
lo que ello también será contemplado por la Autoridad Administrativa. 
Asimismo, la marca debe ser extensamente conocida dentro del grupo de consumidores, 
reales o potenciales de los productos o servicios para los que la marca fue inscrita, sin 
embargo, ello no se encuentra supeditado a un cierto nivel cuantitativo por lo que 
dependerá de la Autoridad Administrativa utilizar un criterio determinado para evaluar un 
cierto porcentaje de conocimiento. 
Conforme lo establece la Decisión 486, el reconocimiento de notoriedad de una marca 
surge en momentos específicos indicados en los artículos 136 inciso h), 172, 231 y 235 de 
la norma andina, correspondientes a oposiciones de registro, nulidad de registro, 
prohibición de uso de una marca por un tercero no autorizado y las acciones de 
cancelación por notoriedad. 
 
1.4.   La protección especial de la marca notoriamente conocida 
Tanto el Convenio de la Unión de París como la Decisión 486 buscan proteger a aquellos 
signos que son considerados notorios, velando porque éstos no seas usados o 
registrados sin una autorización. De esta forma, se dota a los titulares de diversos 
mecanismos legales para impedir dichos supuestos. 
 - 9 - 
En primer lugar, es necesario indicar que la protección de las marcas notorias tiene su 
origen en el artículo 6bis del Convenio de la unión de París, el cual buscaba proteger a los 
miembros de este acuerdo frente al riesgo de que sus marcas puedan ser inscritas en el 
registro de distintos países que habían suscrito dicho convenio, por parte de terceros que 
se adelantaban y registraban dicha marca en otro país. 
En ese sentido, se dota a aquella persona que cuenta con la titularidad del registro de la 
marca notoria con la facultad de oponerse al procedimiento de concesión del registro a 
favor de un tercero de un signo similar, ejercitar una acción de nulidad y a detener el uso 
de ésta. 
Cabe precisar que dicho artículo refería únicamente a marcas de fábrica o comercio, por 
lo que no contemplaba a los servicios que pueden ser identificados también por marcas. 
Asimismo, en aquel apartado no se define expresamente el nivel de conocimiento con el 
que debería contar la marca notoria en el mercado. Según Villacreses, no se señala en el 
Convenio de la Unión de París que una marca tenga que ser conocida de forma total por 
el público o simplemente en un determinado consumidor al que se destina el producto. 
Además, tampoco se indica el ámbito o entorno de influencia de la marca notoria, el uso 
de ésta o que se haya hecho conocer a través de cualquier medio de información (2008: 
83-92). 
En segundo lugar, el Acuerdo sobre los Aspecto de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) contenido en el Convenio que crea la OMC firmado en 1994, 
trató sobre aspectos de la Propiedad Intelectual con el fin de armonizar las normas de 
protección de ésta en los ordenamientos nacionales e internacionales. Este acuerdo 
también se pronunció sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas y 
representa un avance a las disposiciones del Convenio de París, al indicar en su artículo 
16 lo siguiente: 
1.    El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho 
exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el 
curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o 
servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la 
marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se 
use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe 
 - 10 - 
probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin 
perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la 
posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. 
2.    El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los 
servicios. Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente 
conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector 
pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate 
como consecuencia de la promoción de dicha marca. 
3.    El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a 
bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de 
fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en 
relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o 
servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que 
ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada (1994: digital). 
En dicha norma se resalta la extensión a una protección de las marcas de servicio, las 
cuales no habían sido mencionadas en el Convenio de París. Asimismo, también se 
señala a un específico sector del público en el mercado, por lo que las autoridades 
administrativas de los países que suscriben dicho acuerdo, deben reconocer la calidad de 
notoria a una marca, en virtud a las características del grupo de personas a las cuales 
está orientado el producto o servicio, por lo que aclara lo señalado en el Convenio de 
París sobre el correspondiente grado de conocimiento. 
Cabe agregar que el artículo 16 del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (ADPIC), no establece el lugar o ubicación en donde la 
marca debería ser notoriamente conocida, pues no se señala si se debe acreditar dicha 
calidad en el país donde se reclama dicho amparo o en el país de origen. 
Asimismo, corresponde indicar que además de evitar un posible riesgo de confusión, el 
Convenio amplía la protección al titular de una marca notoria, en los supuestos en que se 
pudiera perjudicar los derechos del titular del registro de una marca notoria en casos 
como la dilución del signo o el aprovechamiento de su prestigio. 
 - 11 - 
Con respecto a la protección de las marcas notorias en la Decisión 486,  ésta señala en 
su artículo 136 inciso h) la prohibición relativa respecto de este tipo de marcas2, 
manifestando que no podrán registrarse signos confundibles con una marca notoriamente 
conocida, si se utilizan para productos o servicios idénticos o similares, evitando de esta 
forma un riesgo de confusión directo o incluso indirecto al público consumidor, debido a 
que no se permite que se produzca un riesgo de asociación con relación al titular de la 
marca notoriamente conocida. 
Asimismo, en el artículo antes referido, se señala la irregistrabilidad de un signo si, con 
relación a una marca notoria, se configura una dilución de su fuerza distintiva, valor 
comercial o publicitario, así como el aprovechamiento injusto de su prestigio. 
La Decisión 486 establece el territorio en donde debe ser notoriamente conocido el signo, 
pues del artículo 224 se desprende que éste debe ser reconocido como tal en cualquier 
País Miembro, lo cual también lleva a inferir que otros signos que no sean conocidos en 
países de la CAN no estarán protegidos. En ese sentido, el hecho de que una marca gane 
notoriedad en un país que forma parte de la Comunidad Andina y que esa calidad sea 
reconocida por la autoridad nacional local dota de una protección que rompe los límites 
territoriales en donde la notoriedad fue acreditada y se extiende a los demás países 
miembros de la Comunidad Andina. La Decisión 344 contemplaba lo anterior, sin 
embargo, sólo de forma referencial, pues ello debía ser evaluado junto con los demás 
medios probatorios ofrecidos por las partes. Ante esto, la Sala Especializada en 
Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI ha venido acreditando la notoriedad de 
diversas marcas en virtud del reconocimiento efectuado por las autoridades competentes 
de otros Países Miembros de la CAN. Sin embargo, ello no implica que las resoluciones 
dictadas por esas autoridades sean los únicos elementos para reconocer la notoriedad de 
un signo. Asimismo, la parte interesada deberá igualmente acreditar la notoriedad de su 
                                                          
2  El artículo 136 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara 
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de 
un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los 
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un 
riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un 
aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 
comercial o publicitario. 
 - 12 - 
marca ante la autoridad administrativa respecto del período que no haya sido 
comprendido en su previo reconocimiento señalado por el País Miembro de la CAN.  
La cancelación de una marca por notoriedad está contemplada en el artículo 235 de la 
Decisión 4863, el cual se encuentra supeditado a la legislación nacional de los Países 
Miembros, los cuales tienen la facultad de cancelar registros idénticos o similares a 
marcas notoriamente conocidas. Dicha norma establece la posibilidad de los Países 
Miembros para que éstos determinen la viabilidad de dicha figura de cancelación, la cual 
debe cumplir con ciertas condiciones para su aplicación en el País que forme parte de la 
Comunidad Andina (Res. 61769-2013/SIC 2013: 8-10). La Superintendencia de Industria y 
Comercio de Colombia (SIC), en su Resolución No.: 61769 de 25 de octubre de 2013, 
señaló los siguientes criterios: 
- La acreditación de quien interpone la acción de cancelación como titular de la marca 
notoria. 
- Deben aportarse los suficientes medios probatorios que establezcan que la marca 
del accionante cuenta con la calidad de notoriamente conocida. Dicha característica 
debe demostrarse en el momento de la solicitud del registro que se busca cancelar, 
así como en la fecha en que se formuló la presente acción de cancelación de dicho 
registro en base a una notoriedad marcaria, acreditando en dicha instancia, el interés 
actual en la cancelación del registro (dicho requisito será de aplicación en los casos 
en que entre ambos momentos el tiempo transcurrido sea de consideración). 
- La notoriedad deberá demostrarse en al menos uno de los países miembros de la 
Comunidad Andina, conforme lo señale la legislación aplicable. 
- Entre la marca que se busca cancelar y la marca cuya notoriedad se alega debe 
existir aspectos idénticos o semejantes (SIC 2013: 11). 
Dicho criterio es compartido por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, la cual, al 
resolver  sobre la cancelación por notoriedad de la marca NIOKE registrada bajo 
Certificado No. 12057, manifestó, con relación a la aplicación del artículo 235 de la 
Decisión 486, que era necesario determinar (i) si a la fecha de solicitud de registro de la 
marca materia de cancelación, la marca del accionante gozaba de la calidad de 
                                                          
3 El artículo 235 de la Decisión 486 establece lo siguiente: 
   Artículo 235.- Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 165 y 
169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional competente cancelará el 
registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una que 
hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el 
registro. 
 - 13 - 
notoriamente conocida, y (ii) de haberse reconocido dicha calidad, si la marca materia de 
cancelación es similar a dicha marca notoria. Asimismo, agregó que la notoriedad debía 
ser analizada, igualmente, en virtud a lo dispuesto en la normativa vigente a la fecha de 
registro de la marca materia de cancelación (Res. 469-2014/TPI-INDECOPI 2014: 12). 
Corresponde precisar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 
No. 564-IP-2015, con relación a la interpretación del artículo antes señalado, manifestó 
que deberá examinarse si entre los signos existían aspectos idénticos o semejantes, 
teniendo en cuenta que la similitud podría ser fonética, ortográfica, gráfica o conceptual. 
Agrega, además, que la comparación debía considerar una visión conjunta de los signos, 
enfatizando las semejanzas y no las diferencias, atendiendo al criterio del consumidor 
medio y su grado de atención respecto de la clase de productos o servicios que distinguen 
las marcas en conflicto. 
Si bien el Tribunal detalla un determinado número de criterios para realizar un examen de 
comparación entre las marcas bajo análisis, éste no se pronuncia expresamente sobre la 
semejanza o vinculación entre los productos o servicios a los que se refieren las marcas, 
lo cual nos deja inferir que para el Tribunal dicho artículo sólo contempla una similitud o 
identidad entre los signos, ignorando si éstos distinguen productos o servicios 
relacionados. 
Teniendo en consideración lo anterior, es necesario recurrir a lo establecido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el Tribunal de Propiedad Intelectual del 
INDECOPI, los cuales, tanto en la Resolución N° 61769 de fecha 25 de octubre de 2013 y 
la Resolución N° 469-2014/TPI-INDECOPI del 14 de abril de 2014, respectivamente, 
realizaron un examen de identidad o similitud marcaria entre los signos para determinar si 
la cancelación por notoriedad resultaba procedente. En dichas resoluciones, se 
adoptaban los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
pero también se analizaba la relación de productos o servicios respecto de las marcas en 
cuestión, lo cual determina una correcta visión del análisis comparativo de los signos. 
Es relevante indicar que, en Perú, el Decreto Legislativo N° 1075, el cual establece las 
disposiciones complementarias a la Decisión 486, no contempla la figura de la acción de 
cancelación por notoriedad, mas ésta sí estaba legislada en el Decreto Legislativo N° 823, 
en su artículo 172. 
 - 14 - 
En ese sentido, resulta pertinente hacer mención a los Expedientes N° 288557-2006 y N° 
288558-2006, resueltos por el Tribunal del INDECOPI, correspondientes a las acciones de 
cancelación por notoriedad de los registros de las marcas NIOKE (Certificado N° 12057) y 
la marca figurativa4 (Certificado N° 66982), inscritas a favor de Mariano Félix Castillo 
Salvatierra, en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, las cuales fueron canceladas en 
base a la marcas notorias NIKE y “la figura de ala estilizada”, registradas a favor de Nike 
International Ltd.  
En dichos procedimientos, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del 
INDECOPI canceló el registro de las marcas objeto de cancelación, en virtud al artículo 172 
del Decreto Legislativo 8235, debido a que dicha norma se encontraba vigente a la fecha de 
presentación de las acciones de cancelación (23 de agosto de 2006). Asimismo, tomó en 
cuenta que a la fecha de solicitud de las marcas materias de cancelación (30 de setiembre 
de 1994 y 26 de junio de 2000, respectivamente), las marcas de Nike International Ltd. 
gozaban de la calidad de notoriamente conocidas. 
Según Villacreses, al cancelarse el registro marcario, surge el efecto de la extinción de 
derechos sobre dicho signo distintivo, rigiendo ello desde la declaración de la cancelación 
hacia el futuro y, en consecuencia, son válidos los actos jurídicos que fueron celebrados 
en la vigencia de dicha marca (2004: 41). 
Como contrapartida a la figura de la cancelación por notoriedad, el titular del registro de la 
marca notoriamente conocida cuenta con la facultad de cuestionar la validez del registro 
de una marca que haya sido concedida contraviniendo al artículo 172 de la Decisión 486, 
que establece lo siguiente: 
Artículo 172.- (…) 
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en 
                                                          
4 La siguiente figura:  
5 El último párrafo del artículo 172 del Decreto Legislativo 823 establecía que:  
   (…) 
   La Oficina competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta 
sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la 
legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. (el subrayado es nuestro). 
 - 15 - 
contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado 
de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de 
concesión del registro impugnado. (…) 
De la revisión de dicho artículo, se desprende un período de cinco años de prescripción 
para la interposición de una acción de nulidad; sin embargo, ello podrá obviarse si es que 
se demuestra la mala fe con la que podría haber actuado el titular del signo cuestionado o 
si es que dicha acción se sustenta en una marca notoriamente conocida, conforme lo 
establecido en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París. A diferencia de la acción 
de cancelación por marca notoria, la acción de nulidad sustentada en una marca notoria 
tiene efectos retroactivos.  
Además, la norma andina incorporada en la Decisión 486 trata el tema de las infracciones 
respecto de marcas notorias, pues señala en su artículo 226 lo siguiente: 
Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente 
conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una 
reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear 
confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios 
idénticos o similares a los que se aplique.  
También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el 
uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, 
imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, 
actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo 
notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno 
de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del 
signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño 
económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la 
fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento 
injusto del prestigio o del renombre del signo (Comunidad Andina 2000: 43). 
Por último, el Tribunal Andino, en el Proceso 87-IP-2013, determinó que para la 
procedencia de una acción de infracción en base a una marca notoriamente conocida, la 
autoridad administrativa debe inicialmente evaluar los medios probatorios presentados, a 
fin de concluir si dicho signo cuenta con la calidad de notoriamente conocido (Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina 2013: 36). 
 - 16 - 
1.5. Los Principios de Inscripción Registral y de Especialidad con relación a las 
marcas notoriamente conocidas 
La tutela de las marcas que son notoriamente conocidas supone una excepción a 
aquellas directrices que rigen a las marcas, los cuales son el Principio de Inscripción 
Registral y de Especialidad6, por lo que deberá primero definirse cada una de éstas. 
Aquella persona que es titular de una marca cuenta con diversos derechos, tales como el 
uso exclusivo de ésta en el territorio respecto de los productos o servicios que identifica 
durante su vigencia y la potestad de poder impedir a terceros el uso no autorizado de su 
marca.  
El nacimiento o adquisición de estos derechos surge, en diversas legislaciones, del uso o 
del registro, los cuales se encuentran establecidos en el sistema declarativo o atributivo, 
pudiendo ser reconocidos conjuntamente en un sistema mixto. 
(I) El Sistema Declarativo: 
El presente sistema tiene su nacimiento en Francia, en donde si bien no se encontraba 
explícitamente señalado, la doctrina y jurisprudencia manifestaban que el derecho sobre 
una marca recaía sobre el primer ocupante que la usara públicamente en el comercio 
respecto de determinados productos, tal como lo señalaba Beier, citado por Fernández-
Novoa, al indicar un derecho de propiedad sobre una marca, pues como lo establecía la 
doctrina francesa, ello se basaba en una supuesta ocupación, semejante a una posesión 
dominial (1984: 76). 
Dicho sistema, que prevaleció en las etapas iniciales del Derecho de Marcas, se 
caracteriza por dar importancia al principio de prioridad del uso, pues establece que el 
titular del registro marcario es aquel que la utiliza por primera vez respecto de 
determinados productos o servicios, por lo que no se requiere de un registro.  Con 
relación a dicho principio de prioridad, en opinión de Fernández-Novoa, debido a la 
evolución de dicha directriz, no basta el simple uso del signo, pues para que el derecho 
                                                          
6 Resulta también necesario señalar al Principio de Territorialidad, por el cual las normas legales de un país 
sólo pueden ser aplicadas en dicha nación, en ese sentido, las normas en propiedad intelectual poseen su 
ámbito territorial aplicable en Perú. 
 - 17 - 
sobre una marca nazca, ésta debe alcanzar una notoriedad como efecto del uso de ésta 
(2004: 70). 
Dicha evolución de ese sistema obedece a la estrecha relación que guarda el Derecho 
Marcario con lo establecido en la normativa sobre Competencia Desleal, pues al formar el 
primero parte del segundo, ésta última buscará ampliar la protección de la marca ante 
actos de confusión. 
(II) El Sistema Atributivo y el Principio de Inscripción Registral: 
En este sistema, a diferencia del declarativo, los derechos sobre una marca son 
adquiridos a partir del registro de ésta, conforme a lo señalado en la legislación 
administrativa correspondiente. En virtud a este sistema, aquella persona que cuente con 
la titularidad del registro de una marca se le confiere la posibilidad de oponerse a la 
introducción de otros signos que sean igual o semejantes a su registro, así como de 
prohibir o impedir el uso de signos que presenten identidad o similitud con la marca en el 
mercado. Dicha tarea recae en el Perú sobre el INDECOPI, el cual es competente para 
establecer la registrabilidad de un signo en base a antecedentes registrales. 
Este nacimiento de derechos con base en la previa inscripción del signo se originó como 
consecuencia de la inseguridad jurídica que se producía por el surgimiento de derechos 
sobre una marca por el simple uso, debido a que en el sistema declarativo siempre existe 
la probabilidad de que alguien señale, luego del registro del signo en cuestión, un uso 
previo de un signo similar o idéntico, lo cual genera conflictos con el registro anterior. 
La Comunidad Andina acogió al sistema atributivo, pues en el Proceso 13-IP-97, indicó 
que únicamente se podría obtener un derecho al uso de una marca en base a la 
inscripción de ésta en el registro de la autoridad administrativa, encontrándose ello 
establecido en el artículo 154 de la Decisión 486. Asimismo, agregó que el principio de 
prescripción adquisitiva no sería aplicable para poder adquirir el derecho exclusivo 
respecto de una marca. 
El registro de una marca otorga derechos que pueden separarse, en primer lugar, como 
positivos, pues conceden el uso exclusivo de la marca registrada. En ese sentido, señala 
 - 18 - 
Maraví, que el titular de un signo puede usarlo, transferirlo, licenciarlo y prendarlo (2014: 
66). El registro supone además derechos que pueden entenderse como negativos, a 
saber: el ius prohibendi, que dota al titular de la marca la facultad de proceder contra 
terceros que utilicen su marca. En ese sentido, el titular de la marca de la registrada 
cuenta con el derecho de uso exclusivo de la marca, presentando tanto un aspecto 
positivo como uno negativo, consistente este último en la facultad de prohibición frente a 
otras personas respecto de la utilización de su signo distintivo (Ferrándiz 2007: 445). 
En este caso, la marca notoria es protegida frente a un posible riesgo de confusión aun si 
ésta no se encontrase registrada, debido a su naturaleza, lo cual se vio contemplado en el 
artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, el cual, tal como indica Pacón: “atribuía a 
aquella persona que poseía la titularidad del registro de una marca notoria el derecho de 
acudir al órgano administrativo competente del país donde la marca es notoriamente 
conocida, a fin de impedir que se inscriba una marca que constituya una imitación , 
reproducción o traducción de su marca notoria, pudiendo además solicitar que anule el 
registro de una marca semejante o idéntica a su marca notoria y prohibir el uso del signo 
confundible con ésta” (1993: 324). 
(III) El Sistema Mixto: 
Este sistema nace con la premisa de armonizar tanto el principio declarativo como el 
atributivo, pues señala que los derechos sobre la marca se originan como una 
consecuencia de la inscripción de ésta en el registro de la autoridad administrativa o 
debido a que ha alcanzado una notoriedad ante el público consumidor.  
Ello debido a que, en opinión de Fernández-Novoa, el Derecho de Marcas se encuentra 
comprendido dentro del derecho de la lealtad concurrencial y en virtud a ello, tiene sentido 
que nazcan derechos sobre marcas como un efecto de su notoriedad ganada en el 
mercado (2002: 71). 
(IV) El Principio de Especialidad: 
Este principio radica en el hecho de que el registro de una marca salvaguarda solamente 
a los productos o servicios para los cuales fue registrada y, debido a ello, pueden existir 
otros registros semejantes o iguales para identificar productos o servicios diferentes. Así 
 - 19 - 
lo señala Otamendi, pues manifiesta que el repudio entre ambos signos se da por un 
riesgo de confusión o asociación, pero si tales productos no son semejantes, éstos 
pueden cohabitar en el comercio (2010: 178). 
La especialidad respecto de las marcas registradas debe ser entendida como una directriz 
en materia de signos distintivos, por la que se confiere una protección exclusiva respecto 
sólo de aquellos productos o servicios distinguidos por la marca.  Lo anterior indicado, 
limita el derecho de uso exclusivo que se confiere al titular de la marca registrada, pues 
dicho Principio de Especialidad puede ser contravenido en específicas situaciones, tales 
como en los procedimientos de oposición frente a solicitudes de registro de signos que 
pretenden identificar productos o servicios afines o vinculados, aun si no están 
comprendidos en la misma clase de la nomenclatura oficial o cuando se interpone una 
oposición de registro en base a la notoriedad de un signo distintivo. 
El Principio de Especialidad surge como un efecto de la existencia de la marca, pues es el 
resultado de su configuración jurídica, encontrándose constituida por tres elementos 
básicos, entre los cuales se encuentran el signo, el vínculo entre éste y los productos y 
servicios que identifica, así como el elemento psicológico consistente en aquella 
percepción que tienen los consumidores al entrelazar el signo y los productos y servicios 
que distingue, por lo que este principio busca fomentar la distintividad del signo y así 
evitar la confusión para el público consumidor.  
Resulta necesario traer a colación lo anteriormente señalado respecto de las distintas 
acepciones que se dio a las marcas notoriamente conocidas, pues se manifestaba que 
existían marcas notorias y renombradas, las cuales se diferenciaban respecto de su grado 
de implantación, en donde, tal como señala Schiantarelli, las primeras se encuentran 
limitadas por el Principio de Especialidad, pues prima una esencia cuantitativa, debido a 
que, al llegar a cierto límite de conocimiento por parte de un sector determinado de los 
consumidores, entra en funcionamiento un mecanismo de protección frente al posible 
riesgo de confusión que se originaría entre marcas que son idénticas o similares e 
identifican los mismos productos o similares, a diferencia de las marcas renombradas, 
pues éstas mantienen adicionalmente a su implantación, una característica o atributo 
principalmente cualitativo en base a su buena reputación o prestigio, en donde dicha 
 - 20 - 
cualidad permite que sean protegidas más allá de lo establecido por el Principio de 
Especialidad (2010: 132-134). 
Por otra parte, como menciona Monteagudo, la reputación del signo supone la existencia 
de su capacidad de atracción independiente, lo cual implica un criterio fundamentalmente 
cualitativo, en la medida que tal característica adicional al signo va más allá de lo que 
indica la función distintiva de éste, lo que hace a la marca susceptible de explotación 
también más allá de dicha función (1995: 47). 
En ese sentido, en la marca renombrada prima la reputación de ésta, la cual traspasa las 
barreras de la función indicadora del origen empresarial, pues la tutela del registro de la 
marca se centra en evitar que un tercero se adueñe del prestigio o reputación de ésta, 
explotando las posibilidades económicas que éstas poseen. 
Cabe señalar que el Convenio de la Unión de París (CUP) ubica al Principio de 
Especialidad en su artículo 6bis, al referirse a la protección de la marca notoriamente 
conocida frente a otros signos similares, pues manifiesta expresamente como condición 
que dicha marca sea utilizada en relación con los mismos productos o similares. 
De lo anterior, debido a la señalado en dicho artículo, la marca notoriamente conocida, en 
virtud a su naturaleza, comparte las mismas características que la marca notoria, pues se 
limita únicamente a productos o servicios que resulten similares o idénticos. 
Posteriormente, se adoptó y buscó regular a la marca renombrada gracias a los ADPIC7, 
que establece una protección a este tipo de marcas ante el riesgo de confusión, sin 
importar si se trata de productos o servicios distintos, yendo más allá de lo señalado por el 
Principio de Especialidad, dotando al titular del registro de la marca la facultad de poder 
explotar económicamente y de forma exclusiva a su signo,  en virtud a su alta reputación, 
todo lo cual se encuentra establecido en el artículo 16.3 de dicho Acuerdo, al señalar que: 
“el artículo 6bis del CUP será aplicado mutatis mutandis a productos o servicios que no 
resulten similares pero que mantengan una conexión competitiva que permita que se 
afecte el interés del titular de la marca” (Schiantarelli 2010: 132). 
En la Decisión 85 de la CAN, se señalaba que las marcas notorias iban más allá de lo 
establecido por el Principio de Especialidad, siendo ello ampliado con las Decisiones 313 
                                                          
7 Dicho acuerdo adoptó lo establecido por el CUP, respecto de la protección de las marcas notoriamente 
conocidas limitadas por el Principio de Especialidad. 
 - 21 - 
y 344, las cuales otorgaban una protección mayor a las marcas notorias, reconociéndoles 
dicha característica a nivel internacional, no resultando de relevancia los productos o 
servicios que identifican los signos. 
En ese sentido, la protección de las marcas se ajustaba al grado de implantación 
alcanzado por éstas dentro del mercado relevante (criterio cuantitativo), así como 
eventualmente también de acuerdo al nivel de prestigio o reputación (criterio cualitativo) 
alcanzado, punto en el cual se superaba el Principio de Especialidad, por lo que su titular 
podía defenderse ante actos de confusión vinculados a productos o servicios diferentes, 
así como contra prácticas en las cuales no existía el riesgo de confusión del origen 
empresarial, tales como la dilución del poder distintivo o el aprovechamiento indebido de 
la reputación ajena. 
Posteriormente, la Decisión 486 juntó los conceptos de marcas notorias y renombradas 
bajo el marco de “signos notoriamente conocidos”, no haciendo distinción entre éstas y 
otorgándole los mismos efectos y protección.  
Como consecuencia del Principio de Especialidad, el registro de las marcas resulta 
independiente y, en ese sentido, el propietario de una marca no goza de algún derecho si 
es que pretende presentar una nueva solicitud en base al mismo signo, pues cada 
solicitud debe ser sometida al correspondiente trámite indicado en la normativa andina 
(Decisión 486) y la evaluación de causales de irregistrabilidad ejecutada por la autoridad 
administrativa correspondiente.  
Lo anterior fue señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 
Nº 48-IP-1999, al determinar que, en base al Principio de Especialidad, para que se 
pudiese generar un riesgo de confusión, ello debía limitarse a productos o servicios 
incluidos en la misma clasificación; lo cual permitía la posibilidad de que recayese sobre 
un signo más de un derecho marcario, siempre y cuando las marcas fuesen usadas en 
productos o servicios diferentes (1999: 8). 
Dicho principio, tal como se señaló anteriormente, puede verse superado en casos 
concretos, en los cuales se darán situaciones particulares, esto es, cuando se está en 
presencia de productos similares y cuando la marca que se busca proteger tiene 
notoriedad.  
 - 22 - 
En primer lugar, se entiende por productos similares a aquellos que son afines o 
complementarios, que comparten canales de comercialización, finalidad, procesos de 
fabricación o una misma naturaleza, por lo que el consumidor al ver productos que son 
identificados por una marca semejante los vinculará con un mismo origen empresarial y 
creerá que éstos poseen la misma calidad, lo cual perjudicará a los consumidores y al 
empresario titular de la marca. Según Bentata, existe un sentimiento de familia de 
productos creado por la creencia espontánea del destino común de los productos o de sus 
canales comerciales, o porque el consumidor tiene razones suficientes para creer, sin 
análisis particular, en una proveniencia común (1994: 180). 
Asimismo, en dicho caso no importa la clase en la que se encuentren comprendidos los 
productos y/o servicios, pues, como anota Bendaña: “Las excepciones a la característica 
de la especialidad son b) cuando se protejan productos o servicios similares, de manera 
que los consumidores puedan incurrir en error, aunque tales productos o servicios 
correspondan a clases diferentes” (1999: 140). En ese sentido, las clases por la que está 
compuesta la Clasificación de Niza no determinan la similitud o diferencia entre los 
productos o servicios. 
En el segundo caso, las marcas notorias, debido a su naturaleza gozan de una protección 
que se extiende más allá de los productos o servicios a los que tiene relación en su 
distingue en el registro, ello en razón de impedir que un tercero obtenga el registro en un 
país para impedir la entrada al mercado del titular legítimo de la marca, lo cual suele 
concluir con negociaciones para poder adquirir dicho registro, resultando en un abuso del 
derecho. 
 
1.6 El Precedente de Observancia Obligatoria para determinar la calidad de 
notoriamente conocida en las marcas 
Al respecto, como se señaló anteriormente, el Tribunal de Defensa de la Competencia y 
Propiedad Intelectual del INDECOPI, con fecha 26 de diciembre del 2009, estableció un 
Precedente de Observancia Obligatoria que determinaba las directrices a evaluarse para 
 - 23 - 
concluir si una marca tenía la calidad de notoriamente conocida, así como la aplicación 
del artículo 136 inciso h) de la decisión 4868. 
Los puntos relevantes de dicho precedente son los siguientes: i) La persona que invoca la 
calidad de notoriamente conocida a una marca deberá acreditar ello; ii) Dichas marcas 
será protegidas de una forma mucho más extensa que las marcas normales, por lo que se 
aplicarán criterios más estrictos a fin de evitar una confusión; iii) La marca notoria va más 
allá de los principios de especialidad y territorialidad; iv) La dilución de las marcas debe 
aplicarse no sólo a aquellas que son renombradas, sino también a aquellas denominadas 
como notorias; v) Se configura el aprovechamiento indebido del prestigio de la marca 
notoria cuando un tercero pretende usarla con relación a sus productos o servicios. 
Uno de los aspectos más importantes de dicho precedente recae en lo relacionado a la 
protección marcaria frente a las figuras de la especialidad y el riesgo de confusión, 
dilución y aprovechamiento injusto de la reputación de la marca notoria, pues en la 
resolución se analizaba la solicitud de registro de la marca KENT en la clase 32 de la 
Nomenclatura Oficial frente a una marca notoria idéntica que distinguía productos de la 
clase 34.  
Cabe precisar que dicho precedente cuenta con ciertas inconsistencias, puesto que si 
bien en sus páginas 16 y 17 indica que la determinación del riesgo de confusión en el 
caso de marcas notoriamente conocidas se centrará en la semejanza entre los signos, a 
diferencia de las marcas comunes, en donde se determina tanto la vinculación de los 
productos o servicios como el cotejo marcario, dicha aseveración manifiesta una 
desnaturalización a la figura del riesgo de confusión o asociación, pues al eliminar el 
análisis entre los productos o servicios, ésta resultaría igual a la figura de la dilución 
marcaria. Adicionalmente, el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486, correspondiente 
a la causal de irregistrabilidad de signos similares a marcas notorias, reafirma ese 
argumento, al señalar expresamente: "(…) de causar un riesgo de confusión o de 
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; (...)". 
Afortunadamente, la Sala sí toma en cuenta al final la relación entre los productos a los 
cuales se encontraban referidos los signos bajo análisis y concluye que no existía 
                                                          
8 Dicho Precedente tiene su origen en la Resolución No. 2951-2009 de 9 de noviembre de 2009, recaída en el 
Expediente No. 288129- 2006, correspondiente a la solicitud de registro de la marca de producto KENT. 
 - 24 - 
vinculación competitiva entre los mismos. Sin perjuicio de ello, la autoridad administrativa 
concluye que, en dicho caso, sí resulta aplicable tanto el aprovechamiento del prestigio de 
la marca notoria como la dilución de ésta, señalando que si bien éstas antes sólo se 
aplicaban a marcas que eran renombradas, conforme lo indicado por el Tribunal Andino 
en el Proceso 6-IP-2009 correspondiente a la Interpretación Prejudicial del artículo 136 
literal h) de la Decisión 486, sobre el registro de la marca REOXINA CRYSTAL, la 
normativa andina actual ya no establece diferencia alguna entre las marcas notorias y 
renombradas. 
Cabe precisar que, previamente a la emisión de dicho precedente, la Sala Especializada 
en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI en la Resolución No. 817-2006 de 22 
de junio de 2006 recaída en el Expediente No. 207746- 2004, sobre la solicitud del 
registro de la marca de producto CRISTALPLANT, al analizar la dilución y el 
aprovechamiento injusto del prestigio, sí tomaba en cuenta la distinción entre las marcas 
notorias y renombradas, en donde ésta última era la que sí podía acogerse a una mayor 
protección que se extendía más allá del principio de especialidad. 
En ese sentido, se puede deducir que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI, con la emisión del precedente, buscó uniformizar un mismo 
criterio concordante con lo señalado por el Tribunal de la Comunidad Andina, y de esa 
forma, evitar que sus resoluciones sean declaradas nulas en la vía judicial, debido a que 
es frecuente a que esta instancia tome en consideración las Interpretaciones Judiciales 
del órgano andino, cuyo Tribunal manifestó en el Proceso 6-IP-2009 que, en virtud del 
principio fundamental de aplicación preferente de la ley comunitaria, el ordenamiento 
andino procede sin verse supeditado a la legislación del país miembro y con preeminencia 
sobre la ley nacional, resultando inaplicable aquello que contradiga las normas de la 
Comunidad Andina. Conforme lo indica León y León: “la finalidad de establecer la figura 
de la interpretación prejudicial fue y es la aplicación uniforme de la norma comunitaria 
andina” (2015: 29).  
Rodríguez confirma lo señalado en el precedente respecto del tratamiento de las marcas 
notorias y renombradas por parte de la Sala, al manifestar que éste es acertado al 
reivindicar la observancia del principio de legalidad y no amparar diferenciaciones que la 
norma andina no avala o reconoce (2010: 40). 
 - 25 - 
En consecuencia, el Principio de Especialidad, tal como lo señala la parte resolutiva del 
precedente, sí es tomado en cuenta respecto en el examen de riesgo de confusión 
respecto de marcas notorias, pero trasciende las reglas que determinan una conexión 
competitiva entre aquellos productos y/o servicios identificados por los signos en 
comparación (si éstos tienen una misma finalidad o naturaleza, si es que son 
complementarios o sustitutos, y si cuentan con similares canales de comercialización). 
En efecto, según Schiantarelli, debido a la implantación de la marca notoria, resulta 
necesario tomar en consideración los mercados cercanos, así como las posibilidades de 
expansión tecnológica o la tendencia a la diversificación demostrada por aquel que cuenta 
con la titularidad de una marca notoriamente conocida o cuando sea frecuente que éste 
conceda licencias colaterales para la explotación comercial de su marca (merchandising) 
o patrocine u otorgue franquicias para el uso de la misma incluso para productos o 
servicios distintos, siempre que pueda demostrarse cierta conexión competitiva acudiendo 
a los criterios más flexibles antes mencionados (2010: 141). Es en tales supuestos en que 
el Principio de Especialidad se hace más flexible para dar cobijo a ciertos supuestos que 
tradicionalmente habrían sido dejados de lado en la protección de una marca no notoria.  
Finalmente, y en ese orden de ideas, la protección concedida a una marca notoriamente 
conocida en casos de confusión no se dará si el signo solicitado por un tercero busca 
identificar productos o servicios alejados competitivamente y en los que no sea posible 
establecer una relación entre el titular del registro marcario y el aparente usurpador. Ese 
será pues el límite al Principio de Especialidad en torno a las marcas notorias cuando lo 
que se evalúa es la posible confusión en la que podrían incurrir los consumidores en el 
mercado frente a signos similares. Sin embargo, si la marca notoria es utilizada por el 
tercero para fines distintos a la identificación de productos y servicios en el mercado y ello 
le puede deparar al tercero un beneficio indebido al originarse la sustracción indebida del 
efecto traslativo de la reputación de la marca. Cabe señalar que, en dicho caso, el 
Principio de Especialidad cede, pues ya no se trata de una falsa representación del origen 
empresarial de la marca y no resultan de relevancia los productos o servicios que 
identifiquen los signos bajo análisis.  
 
 
 - 26 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo II 
LA ACCIÓN DE NULIDAD EN BASE A MARCAS NOTORIAS 
 
2.1. La acción de nulidad 
En el derecho romano la figura de la nulidad era la consecuencia de una ausencia de 
elementos esenciales o vicios en el negocio jurídico, así como también a una transgresión 
a lo establecido en la ley, por lo que si dicho acto resultaba nulo no podía ser válido. En 
ese sentido, según Carrascosa: “la acción de nulidad es el medio jurídico por el que se 
demanda que se anule una obligación que no tiene todas las condiciones requeridas para 
su validez” (2013: 92) y como indica Rubio: “Es nulo el negocio al que le falte un requisito 
esencial, (…) o bien infrinja una norma imperativa” (2014: 21). 
 - 27 - 
En ese sentido, en opinión de Fernández-Novoa: “la validez de los actos administrativos 
relacionados al otorgamiento del registro de una marca y la declaración de nulidad de 
ésta, supone que el registro y la solicitud que lo inició nunca fueron legítimos, por lo que 
no tuvieron los efectos previstos en el título IV de la Ley Española de Marcas” (2004: 521). 
Para Sandoval, en ese caso, al declararse la nulidad de un acto administrativo, el registro 
marcario resulta ineficaz, pues dicho acto posee una causal de nulidad en su nacimiento 
(2010: 1).  
En relación con nuestro ordenamiento jurídico, resulta necesario precisar que dicha figura 
jurídica tiene sus orígenes en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, la cual establecía 
la cancelación de marcas, ya sea de oficio o por solicitud de parte, cuando éstas incurrían 
en alguna de las prohibiciones de registro. Tal como lo señala Ferrero, la posterior 
Decisión 311 en su artículo 103° si bien contemplaba la figura de la nulidad, establecía 
dos características distintas a la Decisión 85, las cuales eran que, si se declaraba la 
nulidad, las partes tenían la facultad de presentar sus argumentos en una audiencia, 
pudiendo además ordenarse la nulidad parcial de un registro marcario, con los problemas 
de aplicación que esto acarreaba (2006: 179). Con la llegada de la Decisión 313, se 
incluía por primera vez un plazo de prescripción, a saber, de 10 años, el cual se contaba a 
partir del momento en que se concedió el registro que se buscaba anular. Dicho plazo 
antes señalado sería modificado por la Decisión 344, la cual agregó diversos aspectos a 
la figura de la nulidad, tales como la imprescriptibilidad de ésta. En ese sentido, el 
Tribunal Andino en su Interpretación Prejudicial 108-IP-2012, indicó que la llegada de la 
Decisión 486 introdujo cambios sustanciales respecto de lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Decisión 344, los cuales se pueden graficar en la siguiente tabla: 
Tabla 1 – Diferencias entre las Decisiones 344 y 486 de la Comunidad Andina 
respecto de las acciones de nulidad 
 Inciso primero y segundo del 
Artículo 113 de la Decisión 344 
artículo 172 de la Decisión 486 
Refiere a una sola clase de Las nulidades absolutas y 
Tipos de nulidad 
nulidad. relativas presentan diferencias. 
Sujeto legitimado La parte interesada. Cualquier persona. 
 - 28 - 
para interponer la   
acción de nulidad 
La autoridad nacional la pude La autoridad nacional la pude 
iniciar de oficio. iniciar de oficio. 
Para la nulidad relativa el 
interesado. 
 
No se encuentra establecida la No hay prescripción para la 
prescripción. acción de nulidad absoluta. 
 
La prescripción en la 
En las acciones de nulidad 
acción de nulidad 
relativa existe un plazo de cinco 
años contados desde la fecha de 
otorgamiento del registro 
cuestionado.  
La norma establece tres La norma presenta diferencias 
causales: entre las causales para la nulidad 
absoluta y la relativa: 
“a) El registro se ha otorgado en 
contravención de alguna de las  
disposiciones de la Decisión 
Causales de nulidad absoluta: 
 cuando el registro de una marca 
Causales de nulidad se hubiese concedido en b) El registro se hubiese 
contravención de los artículos 
concedido en base a datos o 
134 primer párrafo, y 135 de la 
documentos declarados como 
Decisión 486. 
falsos o inexactos por la 
autoridad nacional competente,  
contenidos en la solicitud y que 
Causales de nulidad relativa: 
sean esenciales. 
cuando el registro se hubiese 
concedido en contravención de lo 
 - 29 - 
 dispuesto en el artículo 136 o 
cuando éste se hubiera 
c) El registro se haya concedido 
efectuado de mala fe.  
de mala fe”.  
(Comunidad Andina 2006: 17-18). 
Cabe precisar que, aparte de lo indicado en la Decisión 486, los efectos o consecuencias 
de la declaración de nulidad del registro de una marca se encuentran establecidos, 
además, en el Decreto Legislativo 1075, dispuestos en sus artículos 8 y 73, los cuales 
señalan lo siguiente: 
Artículo 8.- Nulidad del registro  
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni 
éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente 
Decreto Legislativo.  
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el 
titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no 
afectará:  
a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que 
hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración 
de nulidad; y, 
 b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en 
cuanto hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma. 
Artículo 73.- Solicitud de nulidad 
 La solicitud de nulidad del registro de una marca se presentará ante la Dirección 
competente y deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas 
en el artículo 54 del presente Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas 
las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 57 del presente Decreto 
Legislativo. No procederá la solicitud de nulidad, si el asunto fue materia de 
oposición por los mismos fundamentos entre las mismas partes o la que de ellas 
derive su derecho (2008: digital). 
En efecto, la declaración de nulidad de un acto administrativo que otorgó el registro 
marcario, genera efectos retroactivos, los cuales, aparte de la invalidez de dicho registro y 
 - 30 - 
la solicitud que lo originó, también inciden en la responsabilidad por los daños y perjuicios 
que se configuraría cuando el titular de dicho registro afectado hubiese actuado mediando 
mala fe. Sin embargo, la nulidad marcaria presenta ciertas excepciones, si es que la 
ejecución de actos específicos hubiese sido realizada previamente a ésta. Para León y 
León, la ley busca velar por la protección de los negocios jurídicos originados gracias a la 
confianza existente en base lo señalado en el registro de la administración, todo ello 
sustentado en el Principio de Fe pública registral (2015: 541). 
2.2. La nulidad absoluta y relativa de los registros marcarios 
Una de las maneras por las cuales se extingue el derecho de registro de una marca está 
establecida en el artículo 172 de la Decisión 486, el cual señala: “la facultad de la 
autoridad correspondiente para declarar, tanto de oficio como a solicitud de parte, la 
nulidad absoluta o relativa del registro de una marca inscrita”.  
En ese sentido, según Bertone y Cabanellas: “La distinción entre nulidades relativas y 
absolutas adquiere especial importancia y plantea particulares dificultades en nuestra 
materia. Cuando la marca es atacable en razón de que el acto que le da origen, 
particularmente la solicitud, se encuentra afectado por algún vicio de la voluntad, 
estaremos ante un caso de nulidad relativa, que solo podrá ser planteada por la parte 
cuya voluntad se vio así afectada” (2003: 308).  
De acuerdo a lo anterior, la nulidad absoluta se configura cuando el registro marcario se 
concedió contraviniendo lo señalado en el primer párrafo del artículo 134° así como el 
artículo 135° de la Decisión 486, los cuales corresponden a prohibiciones absolutas. 
Dicha acción de nulidad, que puede ser iniciada por cualquier persona y es 
imprescriptible, no busca proteger y tutelar los intereses de un tercero en específico, sino 
el ordenamiento jurídico de un país. La protección del ordenamiento antes referida se ve 
sustentada en la defensa del interés público, debido a que se evita un monopolio respecto 
de expresiones que deben permanecer a la libre disposición, así como signos que atentan 
contra la moral o el orden público. 
El artículo 135° de la Decisión 486 establece causales absolutas, en virtud de las cuales 
un signo no puede acceder al registro, encontrándose diversos supuestos como la falta de 
distintividad, la indicación expresa de procedencia geográfica, la designación usual del 
producto, entre otros. 
 - 31 - 
Por otro lado, con relación a la nulidad relativa de registro, el segundo párrafo del artículo 
172 de la Decisión 486, establece que: “la autoridad nacional competente declarará, de 
oficio o a solicitud de parte, la nulidad relativa de un registro marcario si éste se otorgó 
contraviniendo lo indicado en el artículo 136 de dicha Decisión o si éste fue solicitado 
mediando mala fe. Asimismo, la acción de nulidad relativa prescribirá a los cinco años 
contados desde la fecha de otorgamiento del registro cuestionado”.  
La acción de nulidad relativa, si bien pretende velar por los derechos marcarios con los 
que cuenta un tercero en específico, también puede ser iniciada por cualquier persona 
natural o jurídica y será la autoridad nacional la encargada de declarar la invalidez de 
dicho registro. 
Con relación a la mala fe en casos de nulidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina, en su Interpretación prejudicial recaída en el Proceso N° 58-IP-2007, manifestó 
que en la Decisión 344 se presentaban ejemplos que configuraban la mala fe, tales como 
el caso de la solicitud de registro por parte de un distribuidor o representante del titular de 
una marca que fue inscrita en el extranjero, con el fin de que éste consiga la titularidad de 
dicha marca o una similar a ésta, careciendo de una autorización por parte del titular de la 
marca extrajera o también aquella situación en donde el registro fue otorgado a aquella 
persona que se desempeña como registrador de marcas para su comercialización. Sin 
embargo, a diferencia de lo anterior, en la Decisión 486 no se encuentran descritos los 
supuestos de existencia de mala fe, por lo que la autoridad administrativa debe sustentar 
sus pronunciamientos en base a pautas doctrinales, jurisprudenciales, la legislación 
interna, así como los principios generales del derecho. 
Resulta necesario señalar que, en ciertos casos, la nulidad de un registro puede afectar a 
algunos de los productos o servicios que identifica la marca. Asimismo, se declarará la 
improcedencia de la solicitud de nulidad, si es que ésta fue interpuesta por la misma 
persona que presentó una oposición al registro de un signo en base a argumentos 
idénticos o similares. 
Teniendo en consideración lo indicado previamente, la motivación o sustento de la nulidad 
absoluta y relativa, recae en el vicio existente con el otorgamiento del registro 
correspondiente, por lo que resulta necesario analizar dicha situación, pues puede surgir 
una problemática respecto de dicho derecho exclusivo.  
 - 32 - 
En el Proceso 1-IP-94, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina interpretó, entre 
otros aspectos, la aplicación retroactiva de la Decisión 85, en lo concerniente a la vigencia 
de cinco años de una marca, en donde lo que buscó dilucidar era si por “otorgamiento” o 
“concesión” se entendía a lo ordenado por la autoridad administrativa en su resolución o a 
la fecha en que ésta fue notificada o publicada. Incluso podía existir la posibilidad que se 
tomase en cuenta la fecha de la inscripción de dicha marca en el registro de la propiedad 
industrial. 
El Tribunal concluyó, el Proceso 1-IP-94,  que: “lo se otorga en la normativa andina 
corresponde a un derecho respecto del registro de una marca, el cual está dotado de 
formalidades sustanciales, que son obligatorias y sólo con el cumplimiento de éstas es 
que consolida de la eficacia de una marca otorgada a través de un acto administrativo y, 
en ese sentido, el legislador combina tanto la forma como el objeto o sustancia de su 
decisión administrativa, con el fin de que el registro ejecute sus efectos, entre los que se 
encuentra la posibilidad de poder presentar oposiciones a registros de terceras personas”. 
Dicha interpretación buscaba que, si se establecían nuevos requisitos de forma posterior 
al acto de concesión del registro, éstos no afectaran la eficacia de dicho acto. 
En los procedimientos de nulidad de marcas, lo relevante del asunto es la vulneración de 
lo indicado en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486, por lo que, conforme señala 
Villacreses, se ataca la validez del acto administrativo que otorgó o concedió los derechos 
marcarios, pues se evidencia una contravención a lo dispuesto por la norma comunitaria 
(2008: 50). 
En ese sentido, se debería interpretar al artículo 172 de la Decisión 486, en la medida que 
éste habla de “registro”, pues ello comprendería tanto al acto de otorgamiento registral 
(resolución), así como el título inscrito en el registro de la marca (certificado). 
Asimismo, en dicho artículo no se indica expresamente si debe aplicarse obligatoriamente 
la legislación que se encontraba vigente cuando se concedió el registro de la marca 
cuestionada, resultando necesario una visión sobre la aplicación de la ley en el tiempo, 
teniendo en cuenta que la normativa andina ha pasado por diversos cambios reflejados en 
diversas Decisiones (85, 311, 313, 344 y 486). 
 - 33 - 
Sobre dicho punto, nuevamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostuvo, 
en el Proceso 28-IP-95, que la norma correspondiente al procedimiento de registro 
marcarios, es aquella que tenía vigencia cuando se presentó la solicitud de registro de un 
signo como marca, por lo que normas posteriores que establecen derechos sustantivos no 
cuentan con efectos retroactivos. Asimismo, agregó que dicha norma vigente será de 
aplicación en los procedimientos de nulidad de registros de marcas concedidos por la 
Autoridad Administrativa, toda vez que éstos fueron otorgados bajo el mandato de dicha 
normativa.  
En ese sentido, según el Tribunal, a fin de evaluar si una marca transgredía derechos de 
terceros, deberá analizarse la normativa que estaba vigente cuando dicho signo fue 
solicitado. 
Cabe precisar que dicha postura cambiaría a partir del Proceso 83-IP-2000, en el cual se 
señaló que la normativa que se aplicaría para verificar la legalidad del registro de una 
marca es la que estuvo vigente en el momento en que se otorgó o concedió bajo el acto 
administrativo correspondiente, y debido a ello, la legislación posterior reconoce los 
derechos de exclusiva concedidos bajo la normativa anterior y por ello el ordenamiento 
posterior no tendría efecto retroactivo. 
Adicionalmente, en el supuesto que el registro de una marca se concediera válidamente 
respecto del ordenamiento de esa época y luego éste cambiara, no se podría indicar que 
dicho otorgamiento registral contiene un vicio, pues, como se señaló previamente, se 
estaría dando una aplicación retroactiva a la ley posterior. Con relación a la nulidad, dicho 
argumento sería detallado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el 
Proceso 18-IP-98, quien manifestaba que los supuestos de nulidad concernientes a la 
registrabilidad de un signo debían retrotraerse a la fecha en éste fue otorgado por un acto 
de la autoridad administrativa y, por ello, no se debían anular registros teniendo como 
argumento a causales que no se encontraban normadas al momento de emitirse el acto, 
pues ello contravenía la irretroactividad de la ley. En ese sentido, no resultaba viable 
aplicar las causales de nulidad señaladas en las Decisiones 313 o 344 a registros que 
fueron otorgados bajo la Decisión 486. 
 - 34 - 
A mayor abundamiento, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI 
manifestó que al declararse nulo el registro de la marca, tanto éste como la solicitud que 
lo originó no surtieron los efectos establecidos por la legislación.  
La Sala indicó que, tal como se señaló anteriormente, en los procedimientos de nulidad de 
registro, resulta relevante la aplicación de la norma que tenía vigencia cuando se 
concedió el registro, evaluando las formalidades que debieron ser observadas en el 
examen de registrabilidad. En consecuencia, analizar causales posteriores a dicha norma 
señalada anteriormente, originaría un alto nivel de inseguridad jurídica, pues ello 
supondría la vulneración de lo establecido por la Constitución Política del Perú, con 
relación a la irretroactividad de la ley, pues en su artículo 103 señala que “ninguna ley 
tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece al reo”. 
La Sala agregó además que, si debido a la promulgación de una nueva norma, 
desapareciese una causal de nulidad, ésta ya no se aplicaría en un procedimiento de 
nulidad que se centrase en dicha causal, tal como lo determina el artículo 172 de la 
Decisión 486. 
Lo anterior fue aplicado por el órgano administrativo peruano en la Resolución Nº 76-
1998/TPI-INDECOPI de fecha 30 de enero de 1998, recaída en el expediente Nº 247514-
98, en la que la solicitante United Biscuits Limited buscaba registrar el signo conformado 
por la denominación PENGUIN en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial; sin embargo, se 
interpuso una oposición a ello por parte de un tercero (United Biscuits) que consideró que 
dicha solicitud constituía únicamente una traducción del término PINGÜINO, sobre el cual 
tenía la titularidad en base a una marca denominativa y según lo indicado por dicha 
empresa, el signo solicitado vulneraba lo señalado por el Decreto Ley 26017.  
La autoridad administrativa indicó que, a diferencia de lo manifestado por la opositora, las 
normas que debían aplicarse eran el Decreto Legislativo 823 y la Decisión 344, las cuales 
no estipulaban una causal consistente en la traducción del elemento denominativo de una 
marca, pues únicamente se establecía la prohibición de registrar marcas en base a un 
examen de comparación entre signos y si éstos resultaban confundibles.  
En ese sentido, se concluyó que la aplicación de una norma diferente y por ello, la adición 
de una causal que no se encontraba en lo establecido por la Decisión 344, implicaría una 
contravención a lo señalado por la normativa comunitaria.  
 - 35 - 
 
2.3.    La nulidad de un registro en base a una marca notoria 
Tal como se señaló anteriormente, la normativa andina presenta una protección extensa 
respecto de marcas que cuenten con la calidad de notoriamente conocidas, y en el caso 
de la nulidad, ello se encuentra establecido tanto en el artículo 136 y 172 de la Decisión 
486, que indican lo siguiente: 
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el 
comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 
(…) 
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, 
total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un 
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el 
signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de 
asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento 
injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor 
comercial o publicitario. 
                       (…) 
Artículo 172.- (…) 
La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier 
persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en 
contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (…). Esta acción prescribirá a los 
cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado 
(Comunidad Andina 2000: 43). 
Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso Nº 67-IP-2015, 
analizó al artículo antes referido, detallando los riesgos antes señalados de la siguiente 
manera: 
(…) 
 El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto 
piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho 
 - 36 - 
producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión 
indirecta).  
 El riesgo de asociación es Ia posibilidad de que el consumidor que, aunque 
diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo 
piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o 
vinculación económica.  
 El riesgo de dilución es Ia posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o 
similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que eI signo 
notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que 
no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente 
conocido.  
 El riesgo de uso parasitario, es Ia posibilidad de que un competidor parasitario se 
aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque 
Ia acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de 
conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido (Comunidad Andina 
2015: 13-14). 
Resulta necesario señalar que el segundo párrafo del artículo 172 antes referido 
establece un plazo para interponer una acción de nulidad relativa en caso de registros 
otorgados que contravienen el artículo 136 o de mala fe, el cual es de 5 años, no siendo 
dicho plazo aplicable con relación a la nulidad absoluta, pues en ese caso, resulta 
imprescriptible. 
En ese sentido, la solicitud del registro de una marca en base al inciso h) del artículo 136 
tiene como requisito que el accionante acredite la calidad de notoriamente conocida a su 
marca que es sustento del procedimiento de nulidad, debiendo valerse de diversos 
medios probatorios, los que serán evaluados por la autoridad administrativa, a fin de que 
ésta determine si dicha marca cuenta con dicha característica, resultando dicha 
declaración de alta relevancia, toda vez que ello permitirá que el signo cuente con un 
elevado nivel de protección por parte de la autoridad administrativa. 
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 8-IP-98 de 
fecha 13 de marzo de 1998, manifestó que la notoriedad de una marca debe ser previa a 
la solicitud del registro que se busca impedir o a aquel registro que se quiere anular. 
 - 37 - 
Luego de que se acredite la notoriedad, corresponde determinar si la marca cuestionada 
busca reproducir, imitar o traducir parcial o totalmente a la marca notoria. 
Con relación a lo último, a fin de definir los términos antes señalados, la Sala 
Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, en la Resolución 4611-2016/TPI-
INDECOPI de fecha 7 de diciembre de 2016, recaída en el Expediente N° 607207-
2015/DSD, indicó lo siguiente: 
 Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original. En 
consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia un modelo a través de 
procedimientos manuales o mecánicos, tales como el calco, la fotocopia o el 
scanner, con el resultado de obtener una presentación idéntica al modelo. En tal 
sentido, se entenderá que un signo constituye la reproducción de una marca 
notoriamente conocida cuando sea idéntico o exacto a ésta. 
 Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. Ejecutar una cosa a 
ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de una marca 
notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma impresión fonética y/o 
gráfica en la mente del público consumidor. Una imitación se daría en el caso de 
existir una previa marca registrada como TABUL al pretender registrar una nueva 
como TABLUL.  
 Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo que 
está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se da a un texto. 
Se considerará que un signo es la traducción de una marca notoriamente conocida 
cuando la contenga expresada en otro idioma o lenguaje, como sería el caso de 
pretender registrar la marca DÍAS FELICES existiendo una marca notoria HAPPY 
DAYS, o MEMOIRS si existe MEMORIAS (2016: 15). 
Asimismo, podría darse también la transliteración o transcripción tanto parcial como total 
de una marca notoria y, en ese sentido, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
INDECOPI, en su Resolución N° 4345-2013/TPI-INDECOPI de fecha 17 de diciembre de 
2013, recaída en el Expediente N° 483771-2012, definió a la transliteración como aquella 
representación del signo en otro sistema de escritura, mientras que la transcripción busca 
copiar una parte de un signo y llevarlo a otro (2013: 35).. 
Por lo expuesto, luego de que se determine en qué supuesto se encuentra incurso la 
marca cuestionada, se debe analizar si dicho registro generaría un riesgo de confusión a 
 - 38 - 
los consumidores, o si es que con el registro de dicha marca se configurasen las figuras 
de la dilución o el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoriamente 
conocida. 
2.4. Los efectos de la nulidad 
Conforme se señaló previamente, la declaración de nulidad de una marca tiene como 
consecuencia dejar sin validez el registro de ésta desde el principio. La acción de nulidad 
implica ciertas consecuencias, y tal como señala Ferrero, ello supone que el registro de la 
marca cuestionada no resultaba legítimo en su nacimiento, al no haber algún derecho 
sobre ésta, lo cual supone además una inexistencia de titularidad sobre dicho registro 
(2006: 182).   
Es por ello que, corroborado el vicio sobre el que se sustenta la nulidad, la autoridad 
deberá declarar la ilegalidad del acto administrativo de concesión de registro, lo cual 
además de la ineficacia de éste, implica también la invalidez de actos que fueron 
celebrados en base a dicho registro anulado a favor de terceras personas. 
Resulta oportuno mencionar al artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075, el cual regula 
aspectos complementarios de la Decisión 486, que dispone lo siguiente: 
Artículo 8.- Nulidad del registro  
La declaración de nulidad de un registro determina, con efectos retroactivos, que ni 
éste ni la solicitud que lo originó, hayan surtido los efectos previstos en el presente 
Decreto Legislativo.  
Sin enervar la responsabilidad por daños y perjuicios a que hubiera lugar cuando el 
titular del registro hubiese actuado de mala fe, el efecto retroactivo de la nulidad no 
afectará:  
a) a las resoluciones sobre infracción de derechos de propiedad industrial que 
hubiesen quedado consentidas y hubiesen sido ejecutadas antes de la declaración 
de nulidad; y,  
b) a los contratos de licencia existentes antes de la declaración de nulidad en cuanto 
hayan sido ejecutados con anterioridad a la misma (2008: digital). 
 - 39 - 
De la revisión de dicho artículo, se aprecia que éste formula dos excepciones a la 
retroactividad de la nulidad del registro marcario, en el caso de resoluciones sobre 
infracción y contratos de licencia anteriores. Sobre dicho apartado, a opinión de 
Fernández-Novoa, la Ley de Marcas ordena, en aras de la seguridad jurídica, que a pesar 
de la nulidad judicialmente declarada, subsisten ciertas situaciones jurídicas surgidas 
sobre la base de una marca aparentemente válida y eficaz (2004: 522). 
En ese sentido, el efecto retroactivo no se extiende tampoco a las resoluciones 
correspondiente a la infracción de derechos sobre la marca que fue posteriormente 
declarada nula, si es que éstas se encuentran consentidas y hubiesen sido ejecutadas 
previamente. Según O´Callaghan, el infractor marcario no tiene la posibilidad de reclamar 
las cantidades satisfechas que en su día abonó en concepto de indemnización (2001: 
193). De la misma opinión es Fernández Novoa, que indica que el infractor de una marca 
condenado mediante una Sentencia firme anterior a la declaración de nulidad, no podrá 
reclamar las sumas que en concepto de indemnización hubiera tenido que abonar al titular 
de la marca posteriormente anulada. Pero no implica que el tercero anteriormente 
condenado como infractor tenga que acatar en el futuro la orden de abstenerse de usar la 
marca anulada (2001: 522). 
Los contratos concernientes a licencias celebrados previamente a la nulidad debieron ser 
ejecutados con anterioridad a la declaración de dicha declaración, lo cual significa que el 
licenciatario no podrá de esta forma reclamar al titular o al licenciante del registro de la 
marca anulada, las sumas satisfechas en razón de dicha licencia o contrato. 
Tanto el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075, como el tercer párrafo del artículo 172 
de la Decisión 4869, señalan un supuesto en donde las excepciones antes indicadas no 
serán aplicables, pues manifiestan que las acciones relacionadas a la nulidad no 
afectarán a las que pudieran corresponder por daños y perjuicios cuando el titular de la 
marca hubiera actuado de mala fe, de lo cual se infiere que luego de anularse la marca, 
aquella persona que hubiese sido declarada infractor podrá repetir contra el titular de 
                                                          
9   El artículo 172 de la Decisión 486 establece en su tercer párrafo lo siguiente:  
Artículo 172.- 
           (…) 
           Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme 
a la legislación interna. 
           (…) 
 - 40 - 
dicho registro anulado en la vía correspondiente, si es que éste actuó de mala fe, es decir, 
si es que sabía el titular que su marca podía ser declarada nula y, sin embargo, concedió 
licencias o interpuso acciones de infracción. 
Asimismo, una acción de nulidad puede afectar otros procedimientos, todo ello debido a 
que los órganos funcionales del INDECOPI están facultados a suspender los 
procedimientos administrativos a su cargo, en la medida que fuera necesario un previo 
pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa debido al inicio de un 
procedimiento que afectase a un registro marcario en cuestión.  
En efecto, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI suele suspender 
diversos procedimientos, pues la marca en cuestión sobre la que versa el expediente, se 
encuentra en un procedimiento de nulidad, por lo que la decisión que se adoptase en 
dicho procedimiento resultaría susceptible de afectar la resolución de la solicitud de 
registro10. 
Por último, el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que la autoridad 
administrativa que sea competente deberá indicar, en el registro que se encuentra 
cuestionado por una acción de nulidad, una anotación preventiva y luego de que la 
resolución ordene la nulidad del registro marcario, se efectuará el asiento 
correspondiente. 
2.5. La Prescripción de la acción de nulidad con base en marcas notoriamente 
conocidas 
El plazo de prescripción para interponer acciones de nulidad, según la norma andina, 
dependerá del tipo de nulidad que se plantea, pues se debe tomar en cuenta su 
naturaleza y afectación a la seguridad jurídica. 
El artículo 172 de la Decisión 486, en su primer párrafo, establece que el órgano 
administrativo correspondiente del País Miembro de la Comunidad Andina, puede 
decretar en cualquier momento la nulidad absoluta del registro de la marca que haya sido 
concedida contraviniendo lo establecido en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.  
                                                          
10  Criterio aplicado en la Resolución N° 610-2016/TPI de fecha 7 de marzo del 2016, en la que se inició de 
oficio la nulidad de la marca PRECIOSA (Certificado N° 10075) y suspendió el procedimiento de registro 
de la marca   de producto PRECIOSA y logotipo. 
 - 41 - 
En atención a lo anterior, la figura jurídica de la imprescriptibilidad concerniente a la 
nulidad absoluta de registros marcarios se presenta como un aspecto de alta inseguridad 
jurídica al titular del registro que se busca anular; sin embargo, ello se justifica por “la ratio 
de las prohibiciones cuya infracción provoca la nulidad radical o absoluta de la marca 
registrada” (Fernández Novoa 2004: 517). En efecto, se busca proteger ante todo al orden 
público y evitar cualquier obstáculo al sistema de competencia en base a derechos de 
exclusiva, lo cual prima sobre una posible afectación al titular del registro de la marca 
registrada que transgredió prohibiciones absolutas. 
Con relación al plazo de prescripción en caso de la nulidad relativa del registro de una 
marca por contravenir al artículo 136 o por mala fe, éste se encuentra establecido 
conforme la normativa andina, en cinco años contados desde la fecha de concesión del 
registro impugnado. Según Fernández Novoa: “La prescriptibilidad de la acción 
declarativa de la nulidad relativa de una marca registrada obedece, a dos razones: la 
propia ratio de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del 
titular de la marca registrada” (2004:520). 
Respecto del plazo para interponer acciones de nulidad en base a marcas notoriamente 
conocidas, tanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina como el Decreto Legislativo N° 
1075, no establecen alguna disposición relativa a dicho supuesto, por lo que simplemente 
se aplicará el plazo de cinco años desde la concesión del registro, conforme a lo señalado 
en el artículo 172 de la normativa andina. 
Cabe precisar que, con relación a la protección de marcas notoriamente conocidas, en el 
artículo 6bis del Convenio de la Unión de París (CUP), se señaló que no se establecería 
un plazo para solicitar la nulidad o la prohibición de uso de una marca que haya sido 
registrada o venga siendo usada de mala fe y, de esta manera, afecte a una marca 
notoriamente conocida. 
De la revisión de dicho artículo, se aprecia una similar estructura a la indicada en el 
artículo 172 de la Decisión 486; sin embargo, el CUP dota la calidad de imprescriptible a 
las acciones de nulidad que se basen en la mala fe del titular del registro de la marca 
registrada, lo cual no está incluido en el ordenamiento andino, pues éste sólo comprende 
a los cinco años en el caso de nulidades relativas de marcas que contravengan el artículo 
136 o por mala fe. Cabe señalar que anteriormente, las Decisiones 313 y 344 no 
 - 42 - 
contemplaban un plazo para interponer la acción de nulidad, y es recién con la Decisión 
486 que se establece una separación entre nulidades absolutas y relativas. 
Con relación a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 
N° 87-IP-2013, manifestó, al interpretar el conflicto entre la aplicación de la Decisión 486 y 
el Convenio de la Unión de París, que los tratados internacionales suscritos por el Perú 
forman parte de la legislación interna del País, mientras que las normas andinas 
comunitarias se posicionan en un nivel superior sobre dichos tratados, al tratarse de 
normas supranacionales de obligatorio cumplimiento sobre cualquier tratado suscrito por 
el Perú. 
Asimismo, en cuanto al plazo de prescripción de acciones de nulidad, el Tribunal 
expresamente manifestó que se aplica la norma comunitaria, siendo la normativa interna 
de cada país (en la que se encuentran los tratados internacionales suscritos por el Perú) 
inaplicable para ese tipo de cuestiones procesales. 
De la misma opinión es Chávez, quien recoge las interpretaciones de la Comunidad 
Andina, reiterando la supremacía del Derecho Comunitario, el cual por su naturaleza 
resulta preeminente y de aplicación obligatoria frente a tratados internacionales suscritos 
por los Países Miembros, toda vez que éstos forman parte del ordenamiento jurídico de 
éstos (2008: 175). 
2.6.  La Decisión 486, el ADPIC y el Convenio de la Unión de París (CUP)  
En el presente caso, analizaré cuestiones relacionadas a la prescripción de los plazos con 
relación a las acciones de nulidad en base a marcas notoriamente conocidas, en donde 
se configuraría, si asumimos como válido el criterio del Tribunal Andino, una supremacía 
de la norma andina sobre lo establecido en el Convenio de la Unión de París (CUP) y el 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC).    
El Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 1883 
resulta ser una norma de carácter autoejecutivo que establece topes mínimos de 
protección con relación al ámbito de la Propiedad Industrial, los cuales deben ser 
respetados por los países miembros, sin perjuicio de que éstos puedan otorgar mayores 
beneficios. 
 - 43 - 
Tal como señala Arana: “dicho Convenio contiene pautas generales que son consideradas 
como normas piso, pues determinan lo mínimo que se puede establecer en la normativa 
nacional de los países, pudiendo éstos dictaminar normas que vayan más allá de lo 
señalado por el CUP, mas no pueden adoptar lineamientos que sean menores a lo 
establecido por dicho convenio” (2014: 65). 
Cabe señalar que, conforme lo indica Bodenhausen, en ciertas disposiciones del 
Convenio surge la posibilidad de que éstas sean autoejecutivas, o si es necesaria la 
legislación nacional para poner en aplicación dichas disposiciones, lo cual dependerá del 
sistema constitucional de cada Estado Miembro.  Específicamente, en el campo de las 
marcas de comercio, el Convenio, si bien no define el ámbito de tutela de la marca, sí lo 
hace en casos particulares, como es en el caso del Artículo 6bis, correspondiente a las 
marcas notoriamente conocidas (1969: 13). 
De la revisión del artículo 6bis, se aprecia que en éste se dispone expresamente una 
obligación a los países, si bien con ciertas libertades concernientes a su sistema 
constitucional, para que sus autoridades administrativas ejecuten lo señalado en éste por 
petición de las partes interesadas. Si bien en dicho artículo se establece, con relación a 
los titulares de marcas notoriamente conocidas, un mínimo de cinco años a fin de que 
éstos puedan cuestionar el registro de una marca que perjudicase a la suya, dicho plazo 
mínimo puede ser determinado según la legislación nacional o la autoridad administrativa 
correspondiente, siempre que no sea menor de los cinco años establecidos. 
Asimismo, dicho artículo señala que no habrá un límite de tiempo para interponer la 
respectiva acción de nulidad, si es que la marca fue registrada o viene siendo usada de 
mala fe. Lo señalado anteriormente manifiesta expresamente la imprescriptibilidad para la 
interposición de una acción de nulidad e infracción con relación a registros marcarios 
concedidos en base a una mala fe con el objetivo de perjudicar a marcas notoriamente 
conocidas. 
Conforme se señaló anteriormente, el Acuerdo sobre los ADPIC elaborado por la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), al igual que el CUP, buscan regular aspectos 
sustantivos de la Propiedad Industrial, estableciendo, tal como indica Arana, estándares 
mínimos de protección, que deben ser respetados por los países a fin de evitar la 
imposición de sanciones o el origen de controversias por parte de la OMC (2014: 66). 
 - 44 - 
Dicho acuerdo ordena que los países que son miembros ejecuten las disposiciones 
establecidas, en virtud a la naturaleza y al alcance de éstas, otorgándoles a los 
nacionales de dichos Países Miembros el trato previsto por el Acuerdo sobre los ADPIC. 
Asimismo, se entiende por nacionales a aquellas personas naturales o jurídicas que 
serían sujeto de protección, si es que los miembros de dicho acuerdo también contaran 
con obligaciones por parte del CUP, la Convención de Roma, así como el Tratado de 
Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC). 
En efecto, las directrices y pautas del CUP se encuentran recogidas en el Acuerdo sobre 
los ADPIC y, en ese sentido, este último estipula que los Miembros deben cumplir con lo 
establecido en los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del CUP. Asimismo, el Acuerdo sobre 
los ADPIC en su artículo 2.1 señala que: “ninguna disposición de las Partes I a IV del 
presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener 
entre sí en razón del Convenio de París o del Convenio de Berna”. 
La Comunidad Andina de Naciones, a fin de solucionar las incompatibilidades de la 
Decisión 344 con los ADPIC, revisó dicho ordenamiento andino buscando adecuarlo y; en 
ese sentido, el 1 de diciembre del 2000, entró en vigencia la Decisión 486 que establecía 
un régimen común de la Propiedad Industrial para los países de Perú, Colombia, Bolivia y 
Ecuador. 
La Decisión 486 establece al principio una adopción de las directrices expuestas en el 
Acuerdo sobre los ADPIC y el CUP, tal como lo señala en su artículo 1°. Asimismo, dicho 
ordenamiento goza de aplicación inmediata, al ser una norma que tiene supremacía 
respecto de la norma nacional al estar incluida en la normativa andina, resultando 
supranacional. Arana propone una idea de vinculación de la Decisión 486 frente a los 
tratados antes señalados.  
La Decisión 486 constituye un régimen común, autónomo e independiente y sus 
normas son obligatorias y de cumplimiento inmediato, siendo aplicables ante las 
Autoridades Nacionales Competentes de cada país miembro y también ante la 
Autoridades Competentes del Sistema de Justicia de la Comunidad Andina, 
sumado al hecho de que esta Decisión ha incorporado la normativa establecida en 
el Convenio de París, y debido a ello, este Convenio no se aplica directamente sino 
que tiene un carácter vinculante (Arana 2014: 74). 
 - 45 - 
 
2.7.   El conflicto entre el artículo 6bis del CUP y la Decisión 486 
Surge un conflicto entre lo señalado por el artículo 6bis del CUP respecto de la 
imprescriptibilidad en la interposición de acciones de nulidad con el fin de invalidar el 
registro de una marca otorgada mediando mala fe que buscase perjudicar a una marca 
notoriamente conocida, pues dicho supuesto no está legislado en la Decisión 486, debido 
a que dicha norma, como se señaló anteriormente, no contiene dicha precisión y se indica 
expresamente que el plazo para interponer acciones de nulidad relativas contra registros 
de marcas que se hubiesen otorgado transgrediendo lo indicado en el artículo 136 o 
cuentan con registros solicitados mediando mala fe, tendrá un plazo de prescripción 
consistente en cinco años que se contarán desde la fecha en que se otorgó el registro 
cuestionado.  
En ese sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en el 
Proceso N° 87-IP-2013 de fecha 25 de setiembre de 2013, con relación a la aplicación del 
artículo 6bis del CUP y la preeminencia del ordenamiento jurídico andino, señalando que, 
la Decisión 486 prevalecerá frente al ordenamiento de un País Miembro, así como ante 
las Normas de Derecho Internacional, en virtud a los Principios de Eficacia Directa, 
Aplicabilidad Inmediata y Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, 
Asimismo, se estableció la supremacía del Derecho Comunitario Andino, frente a otras 
normativas, con las que podría entrar en conflicto, como es el caso de las normas de 
Derecho Internacional o el derecho interno de los países que forman parte de la CAN. 
Asimismo, en el Proceso 01-AI-2001 de fecha 27 de junio de 2002, el Tribunal, con 
relación a la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, señaló lo siguiente: 
En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del 
ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, 
sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad.  Así, y por virtud de su autonomía, se 
ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el 
derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen 
internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que 
celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los 
ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de 
 - 46 - 
la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los 
citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales 
(Comunidad Andina 2002: 38).  
Resulta necesario precisar que, en un caso similar en Chile11, donde se discutió la 
aplicación del artículo 6bis con relación a la imprescriptibilidad, la Corte Suprema de dicho 
país señaló que el Convenio de París era autoejecutable y debía aplicarse directamente, 
pues había sido adoptado conjuntamente con la Ley N° 19.039, a partir del momento de 
su publicación en el Diario Oficial, el 30 de setiembre de 1991, por lo que constituye ley y 
es de obligatoria aplicación por los jueces. En consecuencia, la figura de la 
imprescriptibilidad formaba parte de la acción de nulidad del registro de una marca en 
base a una marca notoriamente conocida. 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que Chile no es un País Miembro de la CAN y en 
el caso antes señalado, el conflicto de normas era entre el Convenio de París y la ley 
nacional 19.996 de ese país, pues el Tribunal de Propiedad Industrial de Chile estimó que 
el tratado no era autoejecutable y por ello no cabía aplicar sus disposiciones de forma 
directa. 
Por los argumentos expuestos, para el Tribunal de Justicia de la CAN, cuando surja un 
conflicto respecto de la aplicación de una norma nacional o tratado frente al ordenamiento 
andino, este último deberá prevalecer. La importancia de la normativa comunitaria resulta 
evidente, pues según Insignares, en virtud a dicho ordenamiento surgen competencias 
claras que evitan posibles conflictos y no originan choques o colisiones entre las 
legislaciones nacionales de los Países Miembros y la normativa andina (2007: 304). 
Cabe precisar que el artículo 101 de la Constitución del Perú del año 1979 indicaba de 
forma textual, en el Capítulo VI concerniente a los Tratados, que dichos acuerdos 
suscritos entre otros países y el Perú formaban parte del ordenamiento jurídico nacional y, 
si es que surgiese una discrepancia entre la ley peruana y el tratado, prevalecía este 
último.  Asimismo, el artículo 106 de la Constitución de 1979 señalaba expresamente lo 
                                                          
11 Con fecha 29 de abril de 2008, la empresa Levi Strauss & Co. solicitó la nulidad del registro de la marca 
DOCKERSSUN en la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, lo cual fue rechazado por la Autoridad 
Administrativa, al encontrarse prescrita la acción entablada, por lo que en la vía de la casación sostuvo la 
inejecutabilidad del Convenio de París.  
 - 47 - 
siguiente: “Los tratados de integración con estados latinoamericanos prevalecen sobre los 
demás tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes”. 
Dicha precisión respecto de la prevalencia de los tratados sobre la propia ley nacional y 
de los tratados de integración latinoamericanos sobre otros tratados no se encuentra 
establecida en la actual Constitución del año 1993, pues ésta establece únicamente que 
el derecho nacional contiene también a los tratados. Sin perjuicio de lo anterior, la 
Convención de Viena sobre Derecho de Tratados de 1969, la cual es vinculante al Estado 
peruano, indicó en su artículo 27, la prohibición de los Estados que señalar disposiciones 
de su normativa nacional a fin de justificar el incumplimiento de un tratado celebrado. 
Asimismo, tal como lo señala Czar de Zalduendo, el propio Convenio de Viena establece 
una preeminencia de las normas de dos tratados sucesivos de la siguiente manera: 
a) Atenerse, en primer lugar, a lo que expresamente dispongan el tratado posterior o 
el anterior, sobre subordinación de uno a otro o sobre incompatibilidad entre 
ellos; 
b) Cuando no hay disposición expresa sobre subordinación ni incompatibilidad y 
tampoco surge que el anterior haya quedado terminado o suspendido (conforme 
al art. 59) y, además, todas las Partes en el tratado anterior son Partes en el 
posterior prevalece el posterior;  
c) Cuando no todas las Partes en un tratado anterior son Partes en otro posterior: 
c.1) entre los Estados Partes en ambos se aplica lo indicado en b); y c.2) las 
relaciones entre un Estado Parte en los dos y otro que ha firmado solo uno de 
ellos, se rigen por el tratado en que son Parte ambos (2004: 146). 
Por último, cabe precisar que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 
diversos pronunciamientos, como la sentencia Simmenthal de fecha 9 de marzo de 1978, 
ha resaltado la preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho interno, la cual 
puede aplicarse análogamente al ordenamiento jurídico andino. En la sentencia antes 
referida, el Tribunal determinó que la norma comunitaria prevalecía si es que se 
configuraba una incompatibilidad entre ésta y una norma interna, aun si ésta fuera 
anterior. Asimismo, agregó que la norma nacional no sería aplicada y no tendría que 
esperarse a la derogación de ésta o sea declarada inconstitucional. 
 - 48 - 
Con relación al Acuerdo sobre los ADPIC y la norma comunitaria, se puede poner como 
ejemplo el caso Hermés (Asunto C-53/96), en donde se cuestionó la aplicación de 
medidas provisionales establecidas en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC frente a 
medidas de urgencia recaídas sobre la Marca Comunitaria, según el Reglamento N° 40/94 
de la Comunidad Europea. En dicho caso, el Tribunal señaló que el Derecho Comunitario 
no implicaba necesariamente la facultad de poder invocar el artículo antes referido, como 
si éste formase parte de la normativa europea, pues ello dependía de la legislación de 
cada país. 
Según Czar de Zalduendo, únicamente contarán con un efecto directo aquellas pautas o 
reglas multilaterales de comercio que hayan sido adoptadas como parte de la normativa 
de la Comunidad Europea (2004: 149). 
Con relación a los países latinoamericanos integrantes de la Comunidad Andina (CAN) y 
por ende, también de la OMC, están obligados a observar su normativa, pues ésta 
establece una especie de “piso” para dichos países, por lo que éstos pueden establecer 
reglas más exigentes, debido a que, como señala Lizano, se configura una especie de 
OMC plus, que consiste en acuerdos o convenios de comercio mucho más amplios a los 
que suelen ser suscritos en la OMC, caracterizándose éstos por ser más eficientes y dar 
mayor libertad a los países, pues no necesitan de la aprobación de otros países 
(2001:120). 
En ese sentido, tanto el Tribunal Andino como el Europeo aplican el Principio de 
preeminencia del derecho comunitario sobre el derecho nacional y, en consecuencia, 
según Arana, las normas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina tienen las 
siguientes características: 
- Son supranacionales.  
- Secundarias, porque constituyen derecho derivado  
- Tiene efecto directo sobre las acciones de los sujetos particulares y órganos 
estatales.  
- Son de aplicación inmediata, porque no necesitan que los estados miembros dicten 
normas de incorporación para darles efectividad, es decir la norma comunitaria se 
 - 49 - 
integra en el orden interno de cada país sin necesidad de ser aprobadas mediante 
trámite el legislativo o ejecutivo de cualquiera de los estados.  
- Son de cumplimiento obligatorio; pues los Países Miembros tienen la obligación de 
adoptar las medidas necesarias que logren asegurar el cumplimiento de las 
normas andinas (Arana 2014: 91). 
Cabe precisar que en caso de incumplimiento de la Decisión 486, existe un Procedimiento 
Contencioso por el cual se obliga a un país que forma parte de la Comunidad Andina de 
Naciones para que aplique la norma andina, pudiendo ser interpuesto de oficio o a pedido 
de parte, en donde se tiene como ejemplo el incumplimiento, por parte del Perú, del 
artículo 16 de la Decisión 344, correspondiente a las patentes de segundo uso, el cual 
tuvo como consecuencia el inicio de un procedimiento por la Secretaría General de la 
CAN contra el Estado Peruano.  
Si bien el Acuerdo sobre los ADPIC mantiene una posición de moderación con relación al 
cumplimiento de obligaciones por parte de los países, la OMC sí puede ordenar sanciones 
de índole económico, luego del correspondiente proceso de solución de diferencias, que 
pueden impactar de manera significativa al país infractor, por lo que este aspecto debe 
ser considerado por los Estados ante la aplicación de normas que puedan transgredir lo 
señalado por la OMC. 
Por lo expuesto y aterrizando sobre el tema del conflicto de la aplicación del artículo 6bis 
del Convenio de París, acogido en el Acuerdo sobre los ADPIC, es que resulta necesario 
señalar que si bien la Decisión 486 tomó en cuenta lo establecido por éste último, podría 
existir una incompatibilidad con relación al plazo para interponer nulidad contra una marca 
registrada de mala fe que perjudique a una marca notoriamente conocida, pues la 
normativa andina establece un plazo de prescripción de cinco años para la interposición 
de una acción de nulidad relativa respecto de un registro concedido que contraviene lo 
dispuesto en el artículo 136 o si hubiese sido efectuado de mala fe, mientras que el 
artículo 6bis del CUP (relacionado a las marcas notoriamente conocidas) en su tercer 
párrafo señala que los países miembros no pueden fijar plazo de prescripción para 
solicitar la nulidad o la prohibición de uso de marcas registradas cuando éstas afecten a 
marcas notoriamente conocidas y se advierta mala fe. 
 
 - 50 - 
2.8.   Interpretación del artículo 6bis del CUP 
En el artículo 6bis de la CUP, tanto en su traducción oficial en inglés como en español, se 
advierte la presencia de la conjunción disyuntiva “O”, la cual es utilizada para unir partes 
de una oración que son alternativas o excluyentes, conforme se aprecia a continuación: 
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial 
Article 6bis [Marks: Well–Known Marks]: 
3) No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or the prohibition of the 
use of marks registered or used in bad faith. 
Artículo 6 bis [Marcas: marcas notoriamente conocidas] 
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas 
registradas o utilizadas de mala fe (el subrayado es nuestro) (1883: digital). 
De la revisión de dicho artículo, se aprecia que éste señala expresamente la opción que 
tendrán los Países Miembros para elegir entre la imprescriptibilidad de las acciones de 
nulidad de registros otorgados mediando mala fe o infracciones, con el fin de proteger a 
las marcas notoriamente conocidas, y debido a dicha facultad conferida a los Países 
Miembros, es que se entiende que no habría un incumplimiento de lo establecido por la 
CUP (cuyas normas sustantivas son de obligatorio cumplimiento en virtud a los ADPIC), al 
menos por parte del Perú, al aplicar lo señalado por la Decisión 486. 
En efecto, ello se fundamenta en el hecho de que la Decisión 486, en el Título XIII 
correspondiente a la protección de marcas notoriamente conocidas, sí tomó en cuenta la 
imprescriptibilidad ordenada por el Convenio de París con relación a la acción de 
infracción, al señalar lo siguiente en su artículo 232: 
Artículo 232.-  
La acción contra un uso no autorizado de un signo distintivo notoriamente conocido 
prescribirá a los cinco años contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo 
conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso 
no prescribirá la acción. Esta acción no afectará la que pudiera corresponder por 
daños y perjuicios conforme al derecho común. (el subrayado es nuestro) 
 - 51 - 
En dicho sentido, se advierte que el legislador andino sí tomó en cuenta lo señalado por el 
Convenio de París con relación a la imprescriptibilidad y la mala fe en el caso de marcas 
notoriamente conocidas, mas omitió ello con relación a la acción de nulidad, lo cual 
encuentra razón en el hecho de que la acción de nulidad se fundamenta en el 
otorgamiento de un registro concedido, luego del correspondiente examen de 
registrabilidad, por una autoridad administrativa, la cual otorga ciertos derechos a los 
titulares de los marcas, viéndose ello reflejado en el mercado, mientras que la prohibición 
de uso de signos que podrían vulnerar a marcas notoriamente conocidas resulta un hecho 
menos lesivo, toda vez que al encontrarnos en un sistema constitutivo marcario, los 
derechos de los titulares de las marcas se adquieren con el registro y no con su uso en el 
mercado.  
En mi opinión, dicho aspecto concerniente a la nulidad sí debería ser tomado en cuenta, 
toda vez que nos encontramos ante una figura especial del Derecho de Marcas, como es 
la marca que cuenta con la calidad de notoriamente conocida, la cual cuenta con una 
protección especial y reforzada, por lo que si bien no correspondería la imprescriptibilidad, 
pues la naturaleza de la acción de infracción es diferente a la de una nulidad, sí debería 
incluirse un plazo especial para interponer la acción de nulidad de un registro otorgado 
mediando mala fe que pueda ir más allá de los cinco años establecidos por la Decisión 
486, debiendo tomarse como ejemplo la Decisión 689, en donde el Perú como miembro 
de la CAN elaboró una propuesta para la modificación de su legislación interna respecto 
de algunos artículos específicos de la Decisión 486 con relación a la implementación del 
Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APCPE), adecuando 
expresamente determinados artículos de la Decisión 486 a los compromisos asumidos por 
los países que forman parte de la Comunidad Andina. 
Asimismo, si bien la figura de la imprescriptibilidad en el caso de nulidades de registros 
concedidos con mala fe, sí se ve contemplada en la Ley de Marcas española, deberá 
tomarse en cuenta el hecho de que la marca afectada por la causal de nulidad viene 
siendo utilizada, pues como señala Fernández-Novoa, es probable que el propietario del 
registro marcario consolide la posición de ésta en el mercado, difundiéndola entre los 
consumidores, por lo que dicho proceso de consolidación contribuirá a aminorar o incluso 
neutralizar el riesgo de confusión y, en ese sentido, la prescripción de la acción de nulidad 
relativa de la marca no quebrantará gravemente el interés de los consumidores afectados, 
 - 52 - 
la cual se configurará en la figura denominada “prescripción por tolerancia” establecida en 
el artículo 9 de la Ley de Marcas Española, que indica que: “El titular de una marca 
anterior que toleró el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco 
años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la 
nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca 
anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiese utilizado la marca 
posterior” (2004: 520). Sin embargo, cabe precisar que dicha norma plantea una 
excepción si es que la solicitud de registro de la marca posterior se hubiese realizado 
mediando mala fe 
Una propuesta que pudiera armonizar tanto los intereses de aquellas personas que 
cuenten con la titularidad de una marca notoriamente conocida, así como la fiabilidad y la 
transparencia del mercado, sería la determinación de un plazo correspondiente a diez 
años para poder interponer una acción de nulidad relativa, toda vez que dicho período de 
tiempo resulta equivalente a la vigencia del registro de una marca y su renovación. 
Asimismo, dicho plazo es utilizado en el ámbito civil, específicamente en la prescripción 
adquisitiva de dominio, establecida en el artículo 950 del Código Civil Peruano12, la cual 
plantea al poseedor de un bien la posibilidad de adquirir la propiedad del mismo, por 
haber ejercido la posesión del bien por un plazo de 10 años, incluso con mala fe. En ese 
sentido, teniendo en cuenta la naturaleza de un bien inmueble y su valor, dicho plazo 
resultaría suficiente para que un tercero interesado pueda interponer una acción de 
nulidad contra un registro que pudiese afectar a su marca notoriamente conocida. 
El sustento de dicho plazo recae en la salvaguarda de la seguridad jurídica y la protección 
a los consumidores y usuarios, pues si se estableciera la imprescriptibilidad, diversas 
marcas registradas con anterioridad, con buena o mala fe, podrían ser sujeto de nulidades 
por parte de los titulares de los signos notoriamente conocidos, aumentando la carga 
procesal de la autoridad administrativa, pues se podría configurar un abuso del derecho 
por parte de dichos titulares y si, en caso se probase la mala fe y se anulase el registro de 
la marca, diversos productos o servicios distinguidos por ésta tendrían que ser 
modificados en su presentación, produciendo una distorsión en la mente de los 
                                                          
12   El artículo 950º del Código Civil señala lo siguiente: 
      “Artículo 950.-  
      La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y pública 
como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.” 
 - 53 - 
consumidores y el mercado. Por ejemplo, podríamos remitirnos a lo resuelto en el 
Expediente N° 658700-2016 por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual, que 
determinó, a través de su Resolución N° 3352-2017/TPI, la improcedencia de la acción de 
nulidad interpuesta con fecha 20 de abril de 2016, por Société des Produits Nestlé S.A. 
contra el registro de la marca denominada YAMBOLY y logotipo (Certificado N° 111700)13, 
registrada con fecha 18 de enero de 2006, al haber pasado el plazo de cinco años 
establecido en el artículo 172 de la Decisión 486. En dicho procedimiento, Société des 
Produits Nestlé S.A. indicaba que la emplazada había registrado su marca YAMBOLY y 
logotipo mediando mala fe, en desmedro de su marca notoriamente conocida 
D´ONOFRIO; sin embargo, ésta había presentado su acción de nulidad habiendo 
transcurrido los cinco años establecidos para la interposición de dicha figura jurídica.  
Asimismo, debe tenerse en cuenta que aquel titular de una marca notoriamente conocida 
debe ser diligente y en virtud del Principio de Publicidad, se presume que éste conoce 
tanto las solicitudes de registro como los propios registros de marcas, por lo que debe ser 
diligente y presentar las respectivas oposiciones y nulidades en el plazo establecido para 
ello, manifestando su disconformidad, de lo contrario, se concedería la facultad de invocar 
(tardíamente) un derecho de marca a quienes con su pasividad a lo largo del tiempo 
permitieron al infractor ganar para su marca una posición destacada en el mercado 
gracias a la utilización de ésta y sus esfuerzos promocionales. 
 
  
 
 
 
 
                                                          
13   
 - 54 - 
 
 
Capítulo III 
LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR NOTORIEDAD  
 
3.1    Legislación aplicable en el procedimiento de cancelación por notoriedad 
Una definición jurídica de la cancelación, tal como lo indica Cabanellas es: “aquella 
anulación de un instrumento público, de una inscripción del Registro, de una obligación” 
(2002: 46). 
La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contemplaba la figura de la 
acción de cancelación por notoriedad en su artículo 108: 
Decisión 344 
Artículo 108.- 
Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a 
petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que 
hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al 
momento de solicitarse el registro. 
Con la entrada en vigencia de la Decisión 486, este tipo de cancelación de un registro 
marcario por notoriedad se encuentra contemplado en el artículo 235 de la normativa 
andina, el cual señala lo siguiente:  
Decisión 486 
Artículo 235.- 
Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelación previstas en los artículos 
165 y 169, en caso que las normas nacionales así lo dispongan, la oficina nacional 
competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando 
ésta sea idéntica o similar a una que hubiese sido notoriamente conocida, de 
acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro. 
 - 55 - 
Tal como se indicó anteriormente, dicha norma faculta a los países que forman parte de 
la Comunidad Andina para que determinen si debe aplicarse la cancelación de registros 
que resulten iguales o presenten similitudes a marcas que tengan la calidad de 
notoriamente conocidas, debiendo para ello cumplir con los siguientes requisitos: (i) si la 
marca del accionante era notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de 
la marca cuestionada, y (ii) de haberse reconocido dicha calidad, si la marca materia de 
cancelación es similar a dicha marca notoria. Es de la misma opinión Cabrera, quien 
señala que este tipo de cancelación es iniciada por el titular de la marca notoria, quien 
busca la depuración de una marca similar, en base a la notoriedad de su signo (2012: 
30). 
En el Perú, la normal nacional que complementa a la Decisión 486 de la CAN, el Decreto 
Legislativo N° 1075, no regula la acción de cancelación por notoriedad, pese a que ella 
sí se encontraba contemplada en el derogado Decreto Legislativo N° 823, en su artículo 
172, el cual señalaba en su último párrafo lo siguiente con relación a las cancelaciones 
de registros de marcas: 
Decreto Legislativo N° 823 
Artículo 172.-  
(…) 
La Oficina competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular 
legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido 
notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de 
solicitarse el registro. 
3.2    Jurisprudencia nacional e internacional pertinente 
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso No. 564-IP-2015 de fecha 
13 de octubre de 2016, concerniente a la Interpretación Prejudicial del artículo 235 de la 
Decisión 486, correspondiente a la cancelación por notoriedad de la marca NUTRIKAN, 
así como la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI,  en 
su Resolución N° 469-2014 del 14 de abril de 2014, sobre la cancelación por notoriedad 
de la marca NIOKE, coincidieron en señalar que la notoriedad debía ser acreditada, en 
 - 56 - 
virtud a lo dispuesto en la normativa vigente a la fecha de registro de la marca materia de 
cancelación. 
El Tribunal de Justicia de la CAN señaló adicionalmente que deberá evaluarse si hay 
identidad o semejanza entre los signos, teniendo en cuenta que la similitud podría ser 
fonética, ortográfica, gráfica o conceptual. Agregó, además, que el examen comparativo a 
realizarse entre los signos debía ser realizado de forma conjunta, enfatizando las 
semejanzas y no las diferencias de éstos, atendiendo al criterio del consumidor medio y 
su grado de atención en el mercado respecto de lo identificado por las marcas bajo 
análisis. 
Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en 
el Expediente N° 288558-2006/DSD, resolvió la acción de cancelación por notoriedad del 
registro de la marca de producto NIOKE. 
Dicha marca se encontraba registrada bajo el Certificado N° 12057 a favor de Mariano 
Félix Castillo Salvatierra en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, y con fecha 23 de 
agosto de 2006, Nike International Ltd. solicitó la cancelación de ésta, en base a su marca 
notoriamente conocida constituida por la marca NIKE.  
Ante dicha solicitud, la Comisión de Signos Distintivos, mediante Resolución N° 1663-
2009/CSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de 2009, determinó que carecía de objeto 
pronunciarse respecto de dicho pedido, toda vez que dicha acción de cancelación no se 
encontraba establecida en la norma nacional vigente (Decreto Legislativo N° 1075), lo 
cual fue apelado por Nike International Ltd.  
Con fecha 26 de marzo de 2010, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del 
Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución N° 695-2010/TPI-INDECOPI de fecha 26 de 
marzo de 2010, confirmó la resolución de la Primera Instancia, considerando que la 
acción de cancelación debía tramitarse de acuerdo al Decreto Legislativo 1075, el cual no 
incluía la figura de la cancelación por notoriedad, siendo ello apelado en la vía 
contencioso administrativa. 
Con fecha 30 de mayo de 2012, el Sétimo Juzgado Transitorio Especializado en lo 
Contencioso Administrativo dispuso: i) Declarar fundada la demanda, ii) nulas las 
Resoluciones N° 695-2010/TPI-INDECOPI y 1663-2009/CSD-INDECOPI y, iii) fundado el 
 - 57 - 
pedido de cancelación de la marca NIOKE (Certificado N° 12057). Asimismo, dispuso que 
la Autoridad Administrativa efectuara los actos correspondientes destinados a la 
cancelación del indicado Certificado N° 1205714. 
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala lo siguiente: 
Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la 
administración de justicia.  
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las 
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial 
competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus 
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad 
civil, penal o administrativa que la ley señala. 
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la 
organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de 
causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto 
resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni 
retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad 
política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. 
En virtud al artículo antes referido, correspondía a la Sala Especializada en Propiedad 
Intelectual declarar nulas las Resoluciones N° 695-2010/TPI-INDECOPI y 1663-
2009/CSD-INDECOPI y pronunciarse sobre el fondo del procedimiento de cancelación en 
atención a lo establecido por el Poder Judicial. 
El órgano judicial había señalado que la autoridad administrativa debió aplicar el Decreto 
Legislativo 823 (vigente en la fecha de solicitud de cancelación), en base al Principio de la 
aplicación no retroactiva de la norma, por lo que no resultaba relevante el Decreto 
                                                          
14   La Resolución 469-2014/TPI-INDECOPI de fecha 14 de abril de 2017 señala lo siguiente: 
      Mediante Resolución de fecha 2 de mayo de 2012, la Tercera Sala Transitoria Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima: i) confirmó la Resolución N° 12 de 
fecha 30 de mayo de 2011 en cuanto se declara fundada la demanda y, en consecuencia, nulas las 
Resoluciones N° 695-2010/TPI-INDECOPI y 1663-2009/CSD-INDECOPI y se ordena a la demandada 
expedir una nueva resolución emitiendo pronunciamiento de fondo y ii) revocó la Resolución N° 12 de 
fecha 30 de mayo de 2011 en la parte que se declara fundado el pedido de cancelación de la marca 
NIOKE (Certificado N° 12057) y ordena a la entidad demandada cancelar el indicado certificado; 
reformándola se declara improcedente dichos pedidos. Ello fue apelado por el INDECOPI con fecha 15 de 
abril de 2013; sin embargo, mediante Resolución de fecha 15 de abril de 2013, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declaró improcedente 
el recurso de casación interpuesto contra la Resolución de fecha 2 de mayo de 2012 (2017: 8-10).  
 - 58 - 
Legislativo 1075, en donde no se encuentra comprendido dicho tipo de cancelación. En 
ese sentido, mediante Resolución N° 469-2014/TPI-INDECOPI de fecha 14 de abril de 
2017, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI canceló 
el registro de la marca NIOKE (Certificado N° 12057), conforme al artículo 172 del Decreto 
Legislativo 823, toda vez que dicha norma se encontraba vigente a la fecha de inicio de la 
acción de cancelación (23 de agosto de 2006). Asimismo, tomó en cuenta que a la fecha 
de solicitud de la marca materia de cancelación (29 de diciembre de 1994), la marca NIKE 
(24812) gozaba de la calidad de notoriamente conocida15. 
En un caso similar, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC), en la 
Resolución No. 61769 del 25 de octubre de 2013, se pronunció sobre la cancelación por 
notoriedad, respecto de la solicitud de cancelación interpuesta por Racafe & Cia. S.C.A. 
contra el registro N° 209980, correspondiente a la marca mixta ROCAFE, que distinguía 
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de la empresa 
Trilladora y Tostadora Rocafe y Cia. S. En C., invocando la notoriedad de su marca 
RACAFE, bajo los siguientes criterios:  
- La acreditación de quien interpone la acción de cancelación como titular de la marca 
notoria. 
- Deben aportarse los medios probatorios que determinen con certeza que la marca 
del accionante resulta ser notoriamente conocida. Dicha calidad de notoria debe 
demostrarse en el momento que se solicitó el registro cuya cancelación se busca, 
así como cuando se interpuso la acción de cancelación del registro por notoriedad, 
acreditando con ésta última prueba, el interés actual en la cancelación del registro 
(debe interpretarse que este requisito es aplicable en los casos en que entre ambos 
momentos el tiempo transcurrido sea de consideración). 
- La notoriedad debe ser demostrada en alguno de los países de la Comunidad 
Andina en los términos de la legislación aplicable. 
- Entre la marca cuya notoriedad se alega y la registrada que se busca cancelar debe 
existir identidad o semejanza (SIC 2013: 11). 
                                                          
15  La Sala indicó asimismo que la notoriedad debía ser analizada, igualmente, en virtud a lo dispuesto en la 
normativa aplicable a la fecha de registro de la marca materia de cancelación, esto es, la Decisión 344 
(que tenía vigencia desde el 1 de enero de 1994 hasta el 1 de diciembre de 2000). Precisó que si se 
evaluara la notoriedad con la Decisión 486, se estaría realizando una aplicación retroactiva de esta norma, 
lo cual no está permitido por ley.  
 
 - 59 - 
En otro ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 
19732 de marzo de 2018, señaló, en un caso de acción de cancelación por notoriedad 
interpuesta por Ferris Enterprises Corp. en contra de la marca YULI PAPITAS FRITAS 
(que identificaba chips de papa) en base a su marca YUPI, la cual era notoria en el 
mercado colombiano para el sector alimenticio, concretamente para pasabocas y, en ese 
sentido, se estaba afectando sus derechos marcarios, pues podría confundirse al público 
consumidor y diluirse la fuerza distintiva de su marca notoriamente conocida. 
Cabe precisar que las cancelaciones por notoriedad y falta de uso eliminan un registro de 
una marca en ambos casos, pero por diferentes motivos legales debido a su naturaleza. 
Por lo expuesto, en el caso de la presente figura de cancelación por notoriedad, la 
legislación aplicable, conforme lo establecido por el artículo 235 de la Decisión 486 y las 
interpretaciones del Tribunal de Justicia de la CAN, así como lo indicado por las 
autoridades administrativas de Perú y Colombia (Cabrera 2012: 36), es aquella que tenía 
vigencia cuando se solicitó la cancelación por notoriedad. 
 
3.3.   Efectos de la declaración de cancelación por notoriedad 
En este punto, resulta necesario precisar las consecuencias de la declaración de 
cancelación por notoriedad del registro de una marca.  
A diferencia de las cancelaciones interpuesta por falta de uso (la cual puede ser 
interpuesta de parte o de oficio por la autoridad administrativa), una cancelación por 
notoriedad sólo puede ser solicitada por el titular de la marca notoriamente conocida, 
quien, al advertir un signo similar o idéntico al suyo, buscará eliminarlo del registro. 
Si bien se mantiene el efecto de depuración de la marca, no ocurre lo mismo con la 
posibilidad de configuración del Derecho de Preferencia16, en virtud de la naturaleza de 
                                                          
16  El artículo 168 de la Decisión 486 indica que, aquella persona que obtiene una resolución favorable en un 
procedimiento de cancelación, tiene, en un plazo de tres meses, la facultad de solicitar un registro idéntico 
o similar a la marca que canceló.   
     El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre el derecho preferente en su el 
Proceso 36-IP-2013 de fecha 17 de abril de 2013, señalando que: “Este derecho nace en el momento en 
que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme y en ese momento es 
que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con 
la redacción del artículo 168 de la Decisión 486” (2013: 8). 
 
 - 60 - 
este tipo de cancelación que reside en el carácter de notoriedad del signo. Ello se basa en 
el hecho de que la marca se cancela, no por la falta de uso de ésta, sino por las 
similitudes que tiene con un signo notoriamente conocido.  
En el caso de la acción de cancelación por falta de uso, el objetivo del solicitante es el de 
obtener el registro cancelado para sí mismo, mientras que en la acción de cancelación por 
notoriedad ello no sucede, toda vez que el titular ya posee los derechos sobre la marca 
notoriamente conocida, en virtud de la difusión y reputación que ésta ostenta. 
En ese sentido, no resulta necesario otorgar un derecho preferente al titular de la marca 
notoriamente conocida, toda vez que éste podrá, en cualquier momento, presentar 
oposiciones al registro de signos similares o interponer posteriormente acciones de 
cancelación o nulidad de marcas registradas. El hecho de que un tercero planee 
favorecerse de la declaración de cancelación, para introducir un signo similar a la marca 
notoriamente conocida, no evitará que el titular legítimo disponga de un abanico de 
procedimientos para proteger su derecho marcario, en virtud del renombre y conocimiento 
de su marca.  
Por último, cabe precisar que la marca notoriamente conocida se encuentra protegida 
ampliamente por nuestra legislación nacional y andina, conforme se ha establecido en lo 
señalado por el Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente 
conocidas y la Decisión 486, independientemente de estar registrada o no, pues debido a 
su naturaleza, ésta ha sido protegida, ya sea por el CUP o el Acuerdo de los ADPIC. 
3.4.   La prescripción en las acciones de cancelación por notoriedad 
Con el fin de evitar incertidumbres jurídicas, se han establecido límites temporales para 
hacer valor ciertos derechos, sobre todo en el sistema de marcas, el cual, según 
Monteagudo, se rige por un sistema de inscripción registral que busca la seguridad 
jurídica y la implantación de signos distintivos en el mercado (1995: 78). 
En ese sentido, la legislación marcaria incluye en su normativa diversos procedimientos 
administrativos en los cuales el paso del tiempo es un punto a tomar en cuenta, sobre 
todo en las acciones que cuestionan registros, tal como se ha visto en el caso de las 
nulidades, en donde la nulidad absoluta de un registro goza de imprescriptibilidad, 
pudiendo ser formulada en cualquier momento. 
 - 61 - 
Sin embargo, con relación a las acciones de cancelación, como indica Rodríguez, se 
supera el obstáculo de la prescriptibilidad impuesta en los procedimientos de nulidad de 
registros (2009: 9). En ese sentido, no existe ningún apartado en la normativa andina 
(Decisión 486) o nacional (Decreto Legislativo N° 1075), que contemple dicho aspecto, 
pues no se indica un plazo de tiempo establecido para poder interponer dicha acción. 
La cancelación por notoriedad comparte la misma característica de imprescriptibilidad de 
la cancelación por falta de uso, toda vez que si bien para este tipo de cancelación no 
existe el requisito probatorio de uso de la marca17, en este caso lo que se discute es la 
notoriedad del signo al momento en que fue otorgado el registro de la marca cuestionada.  
Sin perjuicio de lo anterior, si se estableciera un plazo respectivo, éste podría afectar la 
facultad de los titulares legítimos de poder depurar registros que atenten contra sus 
derechos marcarios, pues tal como se ha visto en la jurisprudencia nacional en el caso de 
NIKE contra NIOKE, este último registro había sido concedido en el año 1994 y la acción 
de cancelación fue interpuesta luego de más de diez años, siendo resuelta de forma 
definitiva, luego de una respectiva nulidad ordenada por el órgano jurisdiccional, en el año 
2014. Todo ello implica una afectación al titular de la marca notoriamente conocida, pues 
durante todo ese plazo el titular de la marca cuestionada ejerció, legítimamente, sus 
derechos marcarios sobre dicho registro, aprovechándose del prestigio y fama del signo 
notorio, lo cual podría haber llevado a confusión al público consumidor, que habría 
adquirido productos con la marca NIOKE, pensando que éstos correspondían a la marca 
NIKE, la cual debido a la alta reputación que ostenta, posee una alta demanda en el 
                                                          
17 La acción de cancelación por falta de uso, por su naturaleza, implica que no exista una limitación para 
poder interponer la misma, toda vez que la persona interesada buscará el momento oportuno para poder 
ejercer dicha acción, sin contar los 3 años desde que se otorga el registro, indicado en el artículo 165 de la 
Decisión 486. 
Sumado a ello, es vital en las acciones de cancelación evaluar si existió un uso (a través de diversos medios 
probatorios que tendrá que presentar el titular del registro) en un período de tres años anteriores a la fecha 
de interposición de dicha acción, por lo que lo relevante únicamente son las pruebas presentadas a fin de  
acreditar el uso de la marca dentro del plazo establecido por la legislación, y en consecuencia, no resultaría 
viable que se implementase la prescripción para este tipo de cancelación, pues cada día iniciaría el período 
de tres años hacia atrás, mientras el registro siga vigente, por lo que la acción no podría ser nunca 
extemporánea.   
En efecto, no se perdería la posibilidad de formular la acción de cancelación si es que pasasen más de tres 
años sin que la marca se utilizase, pues el período primordial es el de los tres años y no toma en cuenta si 
es que la marca se usó o no. Asimismo, si es que en ese período señalado la marca volviese a ser utilizada, 
ello pondrá fin al cómputo del plazo, y en consecuencia, el interesado en cancelarla tendrá que esperar a 
que ésta vuelva a dejar de ser utilizada para contar el plazo de 3 años y su acción pueda ser declarada 
fundada.   
 
 - 62 - 
mercado y, en ese sentido, el hecho de que exista otra marca con una denominación casi 
idéntica, perjudicaba sus intereses comerciales. 
  
3.5. Similitudes y diferencias entre la acción de cancelación por notoriedad y la 
acción   de nulidad en base a una marca notoriamente conocida 
Aun cuando las acciones de cancelación por notoriedad guardan estrechas semejanzas 
con las acciones de nulidad, ya sea porque comparten una finalidad similar, a saber, el de 
eliminar un registro, ambas figuras jurídicas presentan una distinta naturaleza e incluso 
los efectos que éstas generan presentan diversas particularidades, sobre todo teniendo 
en cuenta a la cancelación en base a marcas que tienen la calidad de notoriamente 
conocidas.  
En los procedimientos de cancelación por notoriedad, el accionante debe presentar 
pruebas suficientes que demuestren la notoriedad de la marca en cuestión, tanto en la 
fecha en que se solicitó el registro del signo objeto de cancelación como cuando se 
interpuso la acción (si es que existe un lapso sustancial de tiempo entre ambos períodos), 
pues el accionante considera que dicha marca no debió ser otorgada al entrar en conflicto 
con su marca de alta reputación, siendo ello no advertido por el registrador, contando 
dicho título de marca con un registro válido. 
En la acción de nulidad, lo relevante del asunto es el vicio en el que se encuentra el 
registro de la marca otorgada, pues nunca contó con validez al contravenir lo estipulado 
por el artículo 172 de la Decisión 486 que, específicamente señala, la prohibición de 
registro de marcas que contravengan el artículo 136, lo cual en el presente caso, recae en 
el inciso h) correspondiente a la protección de marcas notoriamente conocidas frente a 
signos similares. 
Tanto en la acción de cancelación como en la nulidad, lo relevante se centra en 
determinar la legitimidad del registro, pues se supone que existieron vicios que no fueron 
tomados en cuenta al momento de su otorgamiento; sin embargo, tal como se señaló 
anteriormente, la cancelación tiene efectos posteriores a su declaración, a diferencia de la 
nulidad, la cual es retroactiva. 
 - 63 - 
El Tribunal de Justicia Andina resaltó las diferencias entre la cancelación y la nulidad, al 
señalar, en el Proceso 12-IP-1997, lo siguiente: 
“(…) la cancelación atendiendo al órgano emisor de la misma, en cuanto procede 
exclusivamente de la Administración del poder ejecutivo, en tanto que la nulidad 
provendría necesariamente de un órgano del poder judicial. 
(…) la cancelación obedece a exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, 
materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la Administración; en tanto 
que la anulación (..) responde exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en 
consecuencia ser confiada por la norma tanto al poder judicial como a la 
Administración (Comunidad Andina 2000: 14). 
Cabe precisar que, al contrario de lo señalado por el Tribunal Andino, la autoridad 
administrativa en Perú sí resulta competente para resolver tanto las acciones de nulidad 
como de cancelación y luego de que éste emita su resolución definitiva, recién podrá el 
interesado apelar ello ante la autoridad judicial correspondiente.  
Lo anterior también se aplica en la legislación ecuatoriana, en donde, como señala 
Mandákovic: “es el Comité de Propiedad Intelectual del IEPI, a través del recurso de 
revisión, quien puede declarar la nulidad de un registro de marca, y transcurrido el plazo 
de 3 años para interponer el recurso de revisión, es el juez competente quien puede 
declarar la nulidad del registro de la marca” (2011: 77).  
De otro lado, la acción de cancelación por notoriedad sólo puede ser interpuesta por 
aquella persona que cuente con la titularidad de la marca notoriamente conocida, a 
diferencia de la acción de nulidad, que puede ser iniciada de oficio o a pedido de parte. 
Ello se encuentra correctamente señalado en los artículos 165 y 172 de la Decisión 486. 
Por lo expuesto, un registro nulo indica que éste nunca existió ni tuvo legitimidad, en la 
medida que los efectos de dicha declaración se retrotraen desde el momento en que se 
otorgó el registro en cuestión, y todo ello implica pues un efecto retroactivo, mientras que 
en la acción de cancelación ello no sucede, toda vez que el registro del signo deja de 
existir con posterioridad a la fecha en que es cancelado. 
Al respecto, Bueno coindice en lo anterior, manifestando que tanto la acción de nulidad 
absoluta como la relativa de un registro, se encuentran fundamentadas en cuestiones de 
 - 64 - 
legitimidad y validez, por lo que deberán ser evaluadas por el órgano administrativo o 
judicial competente por el ordenamiento nacional de cada país, mientras que la 
cancelación por notoriedad yace sobre la base del retiro de específicos actos 
administrativos (2001: 98). 
Es así que, la nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del artículo 172 de la 
Decisión 486, establece la facultad de declarar la invalidez de un registro si éste fue 
otorgado contraviniendo lo dispuesto en el artículo 136 o de mala fe, señalándose un 
plazo de cinco años contados desde el otorgamiento de dicho registro. 
Conforme se señaló en el segundo capítulo, este plazo de cinco años mantiene una 
excepción, pues el Convenio de la Unión de París, en su artículo 6bis, estipular que no se 
fijará plazo para para interponer una acción de nulidad contra una marca solicitada y 
concedida de mala fe, en perjuicio de una marca notoriamente conocida. Sin embargo, 
dicho precepto, tal como se señaló anteriormente, no fue recogido en la Decisión 486 de 
la CAN, por lo que se puede concluir que las nulidades relativas cuentan con un plazo de 
cinco años, sin importar que exista mala fe y una posible afectación un signo notoriamente 
conocido. 
Respecto de las acciones de cancelación basadas en marcas notoriamente conocidas, 
dicho plazo no existe, al no estar establecido expresamente en el artículo 235 la Decisión 
486, lo cual también se aplica para las cancelaciones basadas en la falta de uso de una 
marca. 
De otro lado, los efectos de la nulidad se retrotraen al otorgamiento de la marca 
cuestionada, lo que implica la invalidez de todos los actos celebrados con relación al 
registro objeto de nulidad. Asimismo, como se señaló en el capítulo 2 con relación a la 
presente acción, el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1075 reitera ello y expresa que las 
resoluciones correspondientes a casos de infracción de derechos de propiedad intelectual 
y que hubieran sido consentidas previamente a la nulidad del registro de una marca, no se 
verán afectadas por el efecto retroactivo que posee dicha figura. 
Al contrario de lo anteriormente señalado, en el caso de la acción de cancelación por 
notoriedad, dicha figura surtirá efectos a partir de la cancelación del registro, y debido a 
ello, se deduce la validez de los actos previamente celebrados con relación a dicha marca 
cuestionada.  
 - 65 - 
En ese sentido, si bien la nulidad implica la ilegalidad del registro de una marca, de 
acuerdo a lo previamente indicado, la acción de cancelación por notoriedad se configura 
como otra oportunidad para proteger a signos notoriamente conocidos, pues aquí no 
existe un plazo de prescripción (nulidad), pudiendo ser formulada en cualquier momento y 
tampoco se necesitan los tres años de no uso de la marca cuestionada (cancelación por 
falta de uso). 
Ello resulta práctico en el caso de titulares de marcas que, en su momento, no 
presentaron oposición al registro de signos que considerarían semejantes a sus marcas o 
no interpusieron el recurso de nulidad en el plazo establecido.  
Lo anterior habría resultado de mucha utilidad en diversos hechos prácticos, tales como la 
controversia en la que se encontraba la institución deportiva Fútbol Club Barcelona de 
España, quien con fecha 12 de diciembre de 2012, solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de 
la Propiedad Intelectual (IEPI), el registro de diversas marcas que incluían el término 
BARCELONA para distinguir vestimenta y actividades deportivas, a la cual se interpuso 
una oposición por parte de Barcelona Sporting Club, de Ecuador, en base a sus registros 
anteriormente otorgados en dicho país. Posteriormente, tal como lo indica el propio IEPI, 
mediante Resolución N° 1107050 de fecha 11 de julio de 2014, ambas empresas llegaron 
a un acuerdo transaccional; sin embargo, la figura de la acción de cancelación por 
notoriedad podría haber resultado útil en dicha situación, debido al alto conocimiento que 
se tiene respecto de la marca española, lo cual hubiese significado que la empresa 
española podría haber tenido la exclusividad de la denominación BARCELONA.  
Resulta necesario señalar que, en Colombia, únicamente la acción de cancelación puede 
ser tramitada en la vía administrativa, debido a que la acción de nulidad es vista por el 
Consejo de Estado, el cual analiza si el acto administrativo que concedió o denegó una 
solicitud de registro marcario se encuentra conforme a ley. 
La situación anteriormente señalada no ocurre en el ordenamiento jurídico peruano, en el 
cual la autoridad administrativa constituida por el INDECOPI, resulta competente para ver, 
tanto las acciones de nulidad como de cancelación marcaria, y cuya decisión final puede 
ser apelada en la vía judicial. Dicho contraste entre ambos ordenamientos podría explicar 
la razón por la que el procedimiento de cancelación por notoriedad fue omitido en el 
Decreto Legislativo N° 1075, pese a que sí se encontraba incluido en el derogado Decreto 
 - 66 - 
Legislativo N° 823, el cual en su último párrafo del artículo 172, estipulaba que: “La 
Oficina competente cancelará el registro de una marca, a solicitud de parte, si es que ésta 
resultase idéntica o semejante a una marca que tuviera la característica de ser 
notoriamente conocida, de acuerdo a lo establecido con la norma vigente, en el momento 
en que se solicitó el registro”. 
Una similar situación se presenta en Ecuador, el cual forma parte de la Comunidad 
Andina, en donde el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual resuelve, tanto 
procedimientos de nulidad como cancelación, y en donde sus decisiones pueden ser 
apeladas en la vía judicial. La normativa ecuatoriana, con relación a la cancelación por 
notoriedad, señala lo siguiente en el artículo 222 de la Ley de Propiedad Intelectual: 
  Artículo 222. - 
Así mismo, se cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, 
cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente 
conocida o que hubiese sido de alto renombre al momento de solicitarse el registro. 
Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que si bien Perú y Colombia cuentan con diferentes 
formas de tramitar las acciones de nulidad y cancelación, ello no significa que ambas 
figuras jurídicas no puedan coexistir en el ordenamiento peruano, pues como se ha visto 
en la legislación ecuatoriana y peruana, la Decisión 486 las contempla por separado, 
manifestando expresamente que si la legislación nacional lo permitiese, la cancelación por 
notoriedad sí podría ser aplicada. Ello obedece al hecho de que, como se ha señalado 
anteriormente, estos tipos de procedimientos presentan efectos con particularidades 
diferentes, que permiten un mayor margen de blindaje a la marca notoriamente conocida, 
la cual debido a su naturaleza debería gozar de una mayor protección.  
Por último, tal como se señaló en el capítulo 2 y 3, se busca salvaguardar los registros de 
los titulares de marcas notoriamente conocidas, sin que ello signifique una 
sobreprotección, pues éstos cuentan con las oposiciones a solicitudes de registro y 
nulidades de marcas establecidas en la Decisión 486, y en ese sentido, la acción de 
cancelación por notoriedad constituye el último procedimiento administrativo al que puede 
recurrir el titular.  
 
 - 67 - 
3.6.  Propuesta para la implementación de la cancelación por notoriedad en el 
Decreto Legislativo 1075 
(I)   La normativa propuesta  
Siguiendo lo señalado en los apartados anteriores, corresponde en esta etapa elaborar 
una propuesta normativa teniendo en consideración el aspecto normativo de la acción de 
cancelación por notoriedad, así como los distintas situaciones en las que ha sido 
empleada dicha figura en los países de Perú y Ecuador, y que de esta forma se siga la 
línea de los acuerdos de normas de propiedad intelectual adoptados por el Perú, en el 
ámbito nacional como internacional, en donde se pueda volver a abordar en nuestra 
legislación la figura de la acción de la cancelación por notoriedad respecto de signos que 
vulneren derechos de terceros.   
(II)  La Fórmula Legal 
En el presente caso, la propuesta normativa recaerá sobre la legislación nacional, 
modificando el texto contenido en el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones 
Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que 
establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 1075. 
Cabe precisar que ya ha habido modificatorias al decreto antes señalado, como la Ley 
29316 publicada el 14 de enero de 2009, concerniente a la incorporación y regulación de 
diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito 
entre el Perú y los Estados Unidos de América, así como el Decreto Legislativo 1309 
vigente desde el 01 de enero de 2017, que buscó simplificar los servicios brindados por el 
INDECOPI. 
En ese sentido, conforme lo señalado anteriormente, se podrá también agregar una Ley 
que modifique el artículo 71 del Decreto Legislativo18, correspondiente a la cancelación de 
registro, señalando lo siguiente: 
                                                          
18  De acuerdo con el artículo 71 del Decreto Legislativo N° 1075: 
La solicitud de cancelación del registro de una marca, se presentará ante la Dirección competente y 
deberá cumplir, en cuanto corresponda, con las formalidades previstas en el artículo 54 del presente 
Decreto Legislativo. Asimismo, podrán ser aplicadas las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 
57 del presente Decreto Legislativo.  
 
 - 68 - 
LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY 
GENERAL DEL AMBIENTE  
Artículo 1.- Incorporación de un tercer párrafo en el artículo 71 del Decreto 
Legislativo Nº 1075, Disposiciones Complementarias a la Decisión 486. 
Incorpórese un tercer párrafo al artículo 71 del Decreto Legislativo Nº 1075, Ley 
sobre el Derecho de Autor, en los términos siguientes:  
“Artículo 71.- Cancelación de registro 
(...)  
Asimismo, el titular legítimo podrá presentar ante la Dirección de Signos Distintivos, 
la solicitud de cancelación del registro de una marca que resulte idéntica o similar a 
su marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo a la legislación 
vigente, al momento de solicitar el registro del signo cuestionado. Deberá cumplir 
igualmente para ello con las formalidades previstas en los artículos 54, 55 y 56 del 
presente Decreto Legislativo. 
(III) Exposición de motivos 
La notoriedad de las marcas es un aspecto que resulta de vital importancia en el Perú, 
toda vez que las personas naturales y jurídicas titulares de marcas que han obtenido 
cierto renombre en el mercado, buscan proteger sus registros marcarios de cualquier 
interferencia y aprovechamiento por parte de terceros, lo cual guarda coherencia con la 
sólida protección que recae sobre este tipo de marcas señalada en la legislación andina y 
europea. 
En ese sentido, si bien la normativa peruana recogía a la acción de cancelación por 
notoriedad, contenida en el derogado Decreto Legislativo 823, específicamente en su 
artículo 172, dicha figura fue omitida en la norma actual, Decreto Legislativo 1075, pese a 
que el artículo 235 de la norma andina, Decisión 486, aún la contiene, sin embargo, ésta 
especifica que dicha figura sólo podrá ser aplicada si la legislación nacional la contempla. 
Tal como se ha analizado en los capítulos anteriores, la omisión de la acción de 
cancelación por notoriedad puede deberse a que el legislador la consideró redundante, 
                                                                                                                                                                                 
La solicitud de cancelación de una marca, como medio de defensa, deberá ser presentada en el mismo 
expediente en el cual se tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante y deberá estar 
acompañada por el recibo de pago de la tasa correspondiente. 
 - 69 - 
toda vez que la nulidad relativa de marcas contempla la invalidez de registros que fueron 
otorgados transgrediendo lo señalado en el artículo 136, específicamente el inciso h) 
relacionado a la afectación de terceros respecto de sus marcas notoriamente conocidas. 
 Sin perjuicio de lo anterior, corresponde indicar que si bien dichas figuras comparten 
ciertas similitudes, la cancelación por notoriedad posee particularidades constituidas por 
su imprescriptibilidad, la cual constituye la característica más resaltante de dicha figura al 
ser comparada con la nulidad de registros en base a marcas notorias, la cual mantiene un 
plazo de cinco año- Así también, se señalaron los efectos no retroactivos de la 
cancelación por notoriedad, los cuales no se ven contemplados en la acción de nulidad 
relativa, debido a que ésta prescribe a los cinco años transcurridos desde la fecha de 
concesión del registro cuestionado. Asimismo, la nulidad del registro implicará que tanto el 
signo cuestionado como su solicitud no tengan validez y carezcan de efectos desde su 
supuesto nacimiento, conforme lo indicado por ley de Propiedad Intelectual.  
Dicha diferencia determina la necesidad de una implementación de la cancelación por 
notoriedad, la cual se sustenta en la protección de los titulares de marcas que, debido a 
su difusión y esfuerzo por parte de sus titulares, han conseguido una fama y conocimiento 
por parte del público que puede verse perjudicado o afectado por el aprovechamiento que 
obtendrían terceros a los que se les otorgó un registro similar a dichas marcas. Si bien, 
estos titulares de signos con alta reputación poseen las facultades para poder oponerse a 
la solicitud de registros o presentar acciones de nulidad respecto de signos que 
consideren podrían afectar a sus marcas, gracias a la figura de la acción de cancelación 
por notoriedad mantienen una última opción de salvaguarda de sus derechos en la vía 
administrativa. 
Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1075 removió diversas disposiciones del Decreto 
Legislativo 823 que ya se encontraban establecidas en la Decisión 486, pues está 
constituido en su mayor parte, por normas de procedimiento y se centró en adecuar el 
marco nacional normativo de propiedad intelectual con los compromisos del Acuerdo de 
Promoción Comercial entre Perú y los Estados Unidos (APCPE). 
Asimismo, resulta relevante reiterar lo señalado por el Convenio de París, en lo 
concerniente a la imprescriptibilidad para interponer acciones de nulidad e infracciones de 
registros que, obtenidos de mala fe, buscan afectar a marcas notoriamente conocidas. 
 - 70 - 
Dicha figura, tal como señaló anteriormente, no fue adoptada por la Decisión 486, puesto 
que se eligió aplicar la imprescriptibilidad para las prohibiciones de uso; sin embargo, la 
tipificación de la cancelación por notoriedad podría llenar el vacío con relación a dicho 
apartado, y de esta forma garantizar una mayor protección respecto de marcas 
notoriamente conocidas. 
Por lo expuesto, el adoptar esta propuesta legislativa, exigirá únicamente un agregado en 
el Decreto Legislativo 1075, toda vez que para la aplicación de la figura de la cancelación 
por notoriedad establecida en la Decisión 486, se requiere la implementación de ésta en 
la norma nacional. 
(IV) Los efectos de la implementación normativa en la legislación peruana 
La norma propuesta buscará llenar la omisión configurada en el Decreto Legislativo 1075 
y añadir a éste los aspectos sustantivos y de procedimiento relacionados a la acción de 
cancelación por notoriedad. La implementación de dicha figura supondrá efectos 
consistentes en la reducción del número de marcas registradas en el INDECOPI, puesto 
que diversas empresas, que no formularon las acciones de nulidad relativa en el plazo de 
cinco años, podrán cuestionar diversos registros que consideren atenten contra sus 
marcas que gozan de la calidad de notoriamente conocidas y, de esta manera, se podrá 
evitar conflictos en el mercado debido a la existencia de dichas marcas obtenidas de 
forma ilegal. En efecto, una de los motivos de la figura de la cancelación reside en el fin 
de evitar que los registros oficiales se encuentren abarrotados de signos distintivos 
registrados que no cumplen función alguna e impiden a otros tomar esos signos o 
similares para realizar sus operaciones comerciales, siendo ello recogido en la Ley de 
Marcas de la Argentina, la Exposición de Motivos de la Ley Española de Marcas N° 
32/1988 y por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 180-IP-2006 
(León y León 2015: 405). 
Asimismo, la cancelación de estos registros no implicará un perjuicio para terceros que 
pudieran haber celebrado actos jurídicos con los titulares del registro cancelado, pues 
ésta surtirá efectos únicamente a partir de la referida cancelación, sin perjuicio de que 
estos terceros puedan solicitar al titular del registro cancelado las reparaciones 
correspondientes si es que lo consideran pertinente. 
 - 71 - 
La repercusión de la norma propuesta brindará beneficios a los titulares de marcas que 
cuentan con la calidad de notoriamente conocidas, quienes, con la presente propuesta, 
tendrán un procedimiento adicional de protección de sus marcas, consistente en la 
cancelación por notoriedad, la cual será de aplicación respecto de signos de terceros que, 
al momento de su registro, resultaban idénticos o semejantes a marcas notorias. De esta 
forma, aquellos titulares de registros cancelados no podrán utilizar el signo en cuestión en 
el mercado, disminuyendo un posible riesgo de confusión a los consumidores y, aun si 
éstos no asociasen a ambos signos, se busca evitar un debilitamiento de la posición 
distintiva o un desmedro en la reputación que mantiene la marca notoriamente conocida. 
 
Conclusiones 
 
1. Las marcas notoriamente conocidas han tenido diversas interpretaciones 
doctrinales y normativas y, en ese sentido, el Tribunal de Justicia la Comunidad 
Andina junto con lo señalado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual en 
el Precedente de Observancia Obligatoria respecto de dicho tema, han establecido 
directrices que han podido mantener un criterio uniforme con respecto a dicho tipo 
de signos. 
 
2. El Convenio de la Unión de París (CUP), en el tercer párrafo de su artículo 6bis 
establecía la imprescriptibilidad para solicitar la nulidad o la prohibición de uso de 
marcas que hayan sido registradas o vengan siendo utilizadas de mala fe, lo cual 
no se encuentra estipulado por la Decisión 486. En ese sentido, teniendo en 
cuenta el principio de preeminencia del ordenamiento jurídico andino, debería 
primar la normativa establecida por la Comunidad Andina.  
 
3. Se pudo determinar que la Decisión 486 no incumplía lo señalado por el CUP, en 
el tercer párrafo de su artículo 6bis, pues la conjunción disyuntiva “o” presente en 
el texto de la norma indicaba la posibilidad de que los Países Miembros pudiesen 
elegir la aplicación de la imprescriptibilidad en las acciones de nulidad o en las 
infracciones con relación a marcas notoriamente conocidas, en donde la Decisión 
 - 72 - 
486 decidió establecer la imprescriptibilidad respecto de la segunda figura jurídica 
(la prohibición de uso). 
 
4. Se señaló que sí debería permitirse una ampliación del plazo de cinco años para 
interponer la acción de nulidad a diez años, cuando se tratase de marcas 
notoriamente conocidas, teniendo en cuenta su naturaleza y los efectos que 
tendría por la colisión con otra marca similar o idéntica otorgada de manera 
inválida por el órgano administrativo, lo cual podría llevar a una afectación a los 
titulares de marcas notorias y una distorsión en el mercado de productos y 
servicios. 
 
5. Se determinó que la acción de nulidad presenta diversas diferencias con la acción 
de cancelación por notoriedad, pues la primera establece que sus efectos son 
retroactivos, anulando el registro y todos los actos celebrados en base a dicha 
marca, mientras que, en la figura de la cancelación, sus efectos serán posteriores 
a la declaración de ésta. Asimismo, se indicó que, debido a su naturaleza, la 
acción de cancelación por notoriedad es imprescriptible, mientras que en la 
nulidad sí existe un plazo establecido en la Decisión 486 para la interposición de 
ese tipo de procedimientos, y en base a eso, radica la diferencia que permite la 
coexistencia de ambas figuras en el ordenamiento nacional. 
 
6. Finalmente, ante el vacío en la legislación nacional, se propone modificar el 
Decreto Legislativo N° 1075, específicamente en su artículo 71, agregando un 
tercer párrafo que indique expresamente la facultad de la autoridad administrativa 
para aceptar la solicitud de acciones de cancelación por notoriedad. Cabe precisar 
que anteriormente ya se han realizado diversas modificaciones a dicho decreto 
legislativo, tales como la Ley 29316 publicada el 14 de enero de 2009, 
concerniente a la incorporación y regulación de diversas disposiciones a fin de 
implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los 
Estados Unidos de América, así como el Decreto Legislativo 1309 vigente desde el 
01 de enero de 2017, que buscó simplificar los servicios brindados por el 
INDECOPI. 
 - 73 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2006 Expediente N° 207746-2004/DSD - Resolución 817-2006/TPI-INDECOPI. 
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Procesos Internacionales  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
2018 Expediente N° 2016-892560 - Resolución 19732. Resolución: 12 de marzo de 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
2014 Expediente N° 288557-2006- Resolución 469-2014. Resolución: 14 de abril de 
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Procesos Comunitarios  
COMUNIDAD ANDINA 
2016  Proceso Nº 564-IP-2015. Interpretación prejudicial: 13 de octubre de 2015.  
2015  Proceso Nº 220-IP-2015. Interpretación prejudicial: 15 de octubre de 2015.  
2015  Proceso Nº 67-IP-2015. Interpretación prejudicial: 13 de mayo de 2015. 
 - 82 - 
2013  Proceso Nº 87-IP-2013. Interpretación prejudicial: 29 de noviembre de 2013.  
2012  Proceso Nº 8-IP-1998. Interpretación prejudicial: 13 de marzo de 2012.  
2009  Proceso Nº 6-IP-2009. Interpretación prejudicial: 13 de marzo de 2009.  
2007  Proceso Nº 58-IP-2007. Interpretación prejudicial: 15 de agosto de 2007.  
2002  Proceso Nº 01-AI-2001. Interpretación prejudicial: 27 de junio de 2002.  
2001  Proceso Nº 83-IP-2000. Interpretación prejudicial: 2 de marzo de 2001.  
2000  Proceso Nº 12-IP-1997. Interpretación prejudicial: 7 de julio de 2000.  
1999  Proceso Nº 48-IP-1999. Interpretación prejudicial: 26 de noviembre de 1999.  
1998  Proceso Nº 13-IP-1997. Interpretación prejudicial: 6 de febrero de 1998.  
1996  Proceso Nº 28-IP-1996. Interpretación prejudicial: 31 de octubre de 1996.  
1994  Proceso Nº 1-IP-1994. Interpretación prejudicial: 11 de octubre de 1994.  
 
 - 83 -